Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno? – Teoria a rzeczywistość w świetle orzecznictwa EUIPO. Znak dźwiękowy.

W cyklu artykułów o różnych rodzajach znaków towarowych ukazujących się cyklicznie pod tytułem „Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno?” była mowa m.in. o znakach dźwiękowych – jako kategorii znaków towarowych, które są do dyspozycji przedsiębiorców czy osób fizycznych, które chcą takim rodzajem znaku oznaczać swoje towary czy usługi.

Wydaje się zatem, że skoro jest taki rodzaj znaku towarowego jak znak dźwiękowy to jeśli chcemy nasze towary czy usługi oznaczyć właśnie takim znakiem, nie pozostaje nam nic innego jak wykreować i zgłosić go czy to w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) a potem czekać na uzyskanie rejestracji. Wydaje się to proste… ale czy na pewno ?

Zgłoszenie znaku dźwiękowego w EUIPO

W dniu 18 grudnia 2017 r. Fundació per a Universitat Oberta de Catalunya  z  siedzibą w Barcelonie w Hiszpanii  zgłosiła w EUIPO znak towarowy dźwiękowy jako plik mp3. Poniżej plik, w którym po otwarciu można wysłuchać jaki to dźwięk został zgłoszony jako znak towarowy w EUIPO.

Znak ten otrzymał numer zgłoszenia 017622663 a został przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach 09, 16, 35, 41 i 42.

Pierwsza odmowa – zbyt krótki dźwięk 

W lipcu 2018 r. ekspert EUIPO wydał decyzję o odmowie rejestracji znaku powołując się na art. 7 (1) (b) EUTMR a głównym argumentem było to, że dźwięk jest zbyt krótki i nie ma w nim nic szczególnego. Tak więc znak ten nie jest w stanie spełniać głównej funkcji znaku towarowego czyli odróżniać towary i usługi nim oznaczone od innych podobnych towarów czy usług innych producentów w obrocie gospodarczym. Zgłaszająca – Fundació per a Universitat Oberta de Catalunya  nie zgodziła się ze stanowiskiem EUIPO i przedstawiła argumenty mające przekonać eksperta EUIPO, że jej znak dźwiękowy ma zdolność odróżniającą. Ekspert okazał się jednak nieugięty i 19 stycznia 2019 r. wydał decyzję o odmowie rejestracji dla znaku dźwiękowego zgłoszonego przez hiszpańską fundację za numerem EUTM 017622663.

Ekspert ponownie argumentował, że zgłoszony znak dźwiękowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego, ponieważ jest to krótki dźwięk i nie jest niezwykłym lub zapadającym w pamięć dźwiękiem, które to cechy pozwalają rozpoznawać go jako wyróżniający się dźwięk na tle innych podobnych dźwięków, które powstają lub są obecne na rynku, na którym działa Zgłaszająca.

Ekspert EUIPO podkreślał, że zgłoszony dźwięk jest prosty, a także krótki –  czas trwania tego znaku dźwiękowego to 7 sekund a sam dźwięk trwa tylko 3 sekundy, co może powodować, że konsument postrzegałby go nie jako znak towarowy, ale bardziej jako dźwiękową dekorację.

Zgłaszająca jednak ponownie nie złożyła broni i złożyła odwołanie w dniu 22 marca 2019 r.

Przedstawiono w nim argument o braku rzetelnego uzasadnienia odmowy rejestracji znaku towarowego i podkreślono, że użycie przez Eksperta EUIPO w tym uzasadnieniu określeń typu „elementy nie zapadające w pamięć”, „nieciekawe” wskazują, że odbiór znaku dźwiękowego przez eksperta odnośnie wskazywania bezwzględnych podstaw był „nieco subiektywny”. Do odwołania został dołączony też raport naukowo-techniczny, przygotowany przez eksperta, profesora neuropsychologii i współdyrektora grupy CNIT.

Ten swoisty „ping-pong” pomiędzy EUIPO a Zgłaszającą został na tym etapie zakończony ostateczną decyzją odmowną  z dnia 03 października 2019 r. wydaną przez eksperta EUIPO na podstawie 7(1)(b) EUTMR.

Ekspert w swojej ostatecznej decyzji odmownej zaznaczył, że odmowa rejestracji znaku towarowego dźwiękowego EUTM 017622663 wynika przede wszystkim z tego, że  dźwięk jest powszedni, niezapadający w pamięć, banalny i nieciekawy, a nie jak podnosiła pierwotnie ze względu na krótki czas jego trwania.

Ekspert odniósł się także do raportu naukowo-technicznego przedstawionego przez Zgłaszającą i stwierdził, że jeśli nawet w badaniach neuro-naukowych wykazano, iż nawet dowolny dźwięk „przyciąga uwagę” uczestników wspomnianego badania, to nie ma to jakiekolwiek znaczenia z punktu widzenia prawa znaków towarowych.

Sama możliwość przyciągania uwagi słuchaczy przez „dowolny dźwięk” nie prowadzi do wniosku, że dźwięk może już funkcjonować jako znak towarowy bez dalszych wymagań.

Fundació per a Universitat Oberta de Catalunya złożyła odwołanie, ale Czwarta Izba Odwoławcza (dalej Izba), decyzją z dnia 21 maja 2020 r. (R 2721/2019-4) orzekła, że zgłoszenie unijnego znaku towarowego EUTM 017622663 nie spełniło wymogów określonych w art. 7(1)(b) EUTMR, a odwołanie Zgłaszającej jest bezzasadne. Odwołanie zatem zostało oddalone.

Izba w uzasadnieniu swojej decyzji zaznaczyła, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE unijne znaki towarowe, które są pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego nie podlegają rejestracji.

Znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego, jeśli nie jest w stanie pełnić podstawowej  funkcji znaku towarowego, jaką jest identyfikacja pochodzenia towaru lub usługi, umożliwiając tym samym konsumentowi w sposób jednoznaczny odróżnić te towary czy usługi na rynku, od podobnych towarów czy usług wprowadzanych na rynek przez innych producentów.

Jeśli chodzi o charakter odróżniający znaku dźwiękowego, Izba stwierdziła, że rozporządzenie w sprawie znaków towarowych nie ustanawia szczegółowych kryteriów oceny odróżniającego charakteru takich znaków a podlega on kryteriom ogólnie obowiązującym.

W swoim uzasadnieniu Izba argumentowała, że jedynym decydującym czynnikiem jest to, czy dana sekwencja dźwięków (jako znak dźwiękowy) jest zdolna, aby w sposób jednoznaczny identyfikować towary i usługi, które ma oznaczać, a tym samym identyfikować je jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, czyli czy może samodzielnie odróżnić je od towarów i usług innych przedsiębiorstw na rynku. Ponadto należy wziąć pod uwagę właściwy krąg odbiorców towarów lub usług oznaczonych takim znakiem dźwiękowym, czyli należy sprawdzić jak taki znak będą postrzegać konsumenci, do których bezpośrednio są przeznaczone towary i usługi oznaczone przez taki znak.

Hiszpańska fundacja wnioskowała o uzyskanie rejestracji dla różnych towarów i usług.  Towary w formacie cyfrowym – klasa 09 czy analogowym – klasa 16 dotyczą nauczania i szkoleń. Usługi w klasie 41 dotyczą nauczania i prowadzenia szkoleń a w klasie 35 dotyczą sprzedaży, a także odnoszą się do zarządzania biznesem. Usługi w klasie 42 obejmują doradztwo oraz informacje dotyczące usług IT.

Wszystkie towary i usługi do oznaczania, których został przeznaczony zgłoszony znak dźwiękowy tworzą jednorodną grupę i są przeznaczone dla przeciętnego odbiorcy – konsumenta w całej Unii Europejskiej, gdyż nie ma tu kryterium językowego, a mamy do czynienia wyłącznie z dźwiękiem.

Sam dźwięk zgłoszony jako znak towarowy to sekwencja dźwięków syntetycznych, która trwa 2-3 sekundy choć cały plik mp3 ma czas 7 sekund. Jednakże sam dźwięk ma jeden ton, który nie zmienia się na bardziej charakterystyczny czy mocniejszy. Wszystko to, powoduje, że ten dźwięk może być odbierany jako bardzo krótki, banalny, a tym samym nie zostanie zapamiętany.

Wiadomo przecież, że aby znak towarowy mógł  pełnić podstawową funkcję znaku towarowego, czyli pozwalał na identyfikację towarów i usług nim oznaczonych jako pochodzących od danego producenta nie jest konieczne, aby konsument zapamiętał ten znak bardzo dokładnie i bardzo szczegółowo, wystarczy aby znak ten został w ogóle zapamiętany.  W tym przypadku ta funkcja nie została spełniona – dźwięk jest krótki, banalny, bez charakterystycznego elementu, wręcz ulotny.

Konsumenci są przyzwyczajeni do różnych elektronicznych urządzeń: smartfony, komputery, bankomaty i automaty do sprzedaży biletów, windy, schody ruchome, które transmitują różne dźwięki generowane elektronicznie jako odgłosy pracy. Ale to nie oznacza, że takie dźwięki służą do identyfikacji pochodzenia ww urządzeń dla przeciętnego konsumenta czyli, że mają zdolność odróżniającą.

Zdaniem Izby również raport naukowy i techniczny przedłożony przez Fundació per a Universitat Oberta de Catalunya nie ma znaczenia w tej sprawie.

Po pierwsze, opiera się on na badaniu, w którym wzięły udział tylko 43 osoby, a to zbyt mała grupa reprezentatywna dla całej populacji w UE. Ponadto, średni wiek uczestników wynosił zaledwie 19 lat, czyli znacznie poniżej średniej wieku przeciętnego konsumenta, dla którego są przeznaczone towary i usługi oznaczone przez zgłoszony znak dźwiękowy.

Izba odniosła się również do meritum raportu naukowo-technicznego przedłożonego przez hiszpańską fundację. W jasny sposób wyraziła swoją opinię, że nie jest oczywistym, że osoba, która sporządziła taki raport będąc nauczycielem neuropsychologii, doktorem neurologii i mając stopień naukowy (magister) w dziedzinie statystyki jest jednocześnie ekspertem w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym w dziedzinie znaków towarowych.

Izba zauważyła, że w raporcie brak jest wyjaśnień na jakich podstawach prawnych zostały wyciągnięte wnioski w nim zawarte.

Sam raport opiera się na założeniu, że dźwięk trwa 7 sekund, ale to cały plik dźwiękowy trwa 7 sekund, a dźwięk sam w sobie jest krótszy niż 3 sekundy, co według Izby może sugerować, że przedłożony raport nie jest oparty na pliku będącym przedmiotem tego postępowania.

Izba wyraziła również opinię, że być może dowody na to, że znak ten był intensywnie używany przez dany, określony czas, na danym terytorium co spowodowało, że konsumenci byliby w stanie bezbłędnie i odruchowo łączyć ten dźwięk właśnie z Fundació per a Universitat Oberta de Catalunya i jej towarami czy świadczonymi przez nią usługami, mogłyby być pomocne w tej sprawie jako próba wykazania nabrania tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Niestety takie dowody nie zostały przedłożone.

Jak widać nie jest łatwo wykreować znak dźwiękowy, który miałby taką zdolność odróżniającą, aby mógł zostać skutecznie zarejestrowany. Im znak dźwiękowy jest dłuższy, wyrazisty w tonacji i niebanalny, tym większa szansa na uzyskanie rejestracji dla takiego znaku, jednak na zgłaszającego taki znak czeka szereg pułapek.

Dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą z zakresu prawa własności przemysłowej, aby uzyskać ocenę realnych szans na uzyskanie rejestracji dla wymyślonego przez nas dźwięku jako znaku towarowego dźwiękowego, do czego niezmiennie zachęcamy.