Pierwsza Izba odwoławcza Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wypowiedziała się na temat używania znaku towarowego w zmienionej postaci oraz dowodów takiego używania.
W zapadłej w trybie odwoławczym decyzji z dnia 18 maja 2020 r. dotyczącej częściowego wygaszenia znaku towarowego
EUTM 10481596, zarejestrowanego dla towarów w klasie 30, głównie czekoladowych, mącznych i mlecznych wyrobów cukierniczych, EUIPO stwierdził m.in., że rzeczywiste używanie znaku towarowego ma miejsce, gdy znak jest używany zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie tożsamości pochodzenia towarów lub usług.
W ramach analizy przedmiotowej sprawy rozpatrzeć należy kolejno: rzeczywiste używanie, czas używania oraz miejsce używania znaku, co będzie przedmiotem pierwszej części tego artykułu. W drugiej przedstawimy zakres oraz charakter używania znaku, a także ogólną ocenę dowodów w tej sprawie.
Rzeczywiste używanie znaku
W 2017 r. w EUIPO złożony został wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego w stosunku do wszystkich towarów z klasy 30, z powodu braku rzeczywistego używania oznaczenia w stosunku do tych towarów.
Wniosek oparto na art. 58 ust. 1 lit. a rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, zgodnie z którym wygaśnięcie znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak towarowy nie był używany w sposób rzeczywisty na terenie Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, i nie ma uzasadnionych powodów jego nieużywania.
Dodać należy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, dowody używania powinny określać miejsce, czas, zakres i charakter używania towarów lub usług, w odniesieniu do których zarejestrowany jest znak.
Czas używania znaku
Zważywszy, iż kwestionowany znak towarowy został zarejestrowany 18 maja 2012 r., a wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia złożono 8 listopada 2017 r., okres w jakim znak powinien być używany w sposób rzeczywisty należy liczyć od 8 listopada 2012 r. do 7 listopada 2017 r.
Zbadanie czasu używania nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem czy znak towarowy był używany w sposób ciągły przez odpowiedni okres, wystarczającym jest, aby znak był rzeczywiście używany przez część tego okresu.
W przedmiotowej sprawie większość dowodów przedstawionych przez właściciela znaku dotyczyła odpowiedniego okresu. Przedłożone dowody wykazały sprzedaż towarów w latach 2013–2015 oraz 2016–2017. Ponadto, wybrane katalogi produktów i katalogi internetowe były datowane między innymi na marzec 2015 r., wrzesień 2014 r. i maj 2013 r. Wśród dowodów znalazły się też umowy dotyczące sprzedaży i zakupu wyrobów cukierniczych, zawarte w latach 2012-2017.
EUIPO po zbadaniu całokształtu materiału dowodowego stwierdził, iż zawiera on wystarczające wskazówki dotyczące sprzedaży towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym, przynajmniej przez część stosownego okresu, który zgodnie z przytoczonym orzecznictwem uznaje się za wystarczający.
Miejsce używania
Terytorialny zakres używania nie jest odrębnym warunkiem dla uznania używania oznaczenia, ale jednym z czynników decydujących o rzeczywistym używaniu, który należy uwzględnić w ogólnej analizie.
Przedmiotowy znak jest znakiem towarowym Unii Europejskiej, dlatego używanie znaku musiało być wykazane na terytorium UE. Warto zauważyć, iż granice terytorialne państw członkowskich nie powinny być brane pod uwagę przy ocenie, czy znak unijny był używany w sposób rzeczywisty w Unii Europejskiej. Nie jest również konieczne, aby znak był używany na rozległym obszarze geograficznym, aby używanie mogło być uznane za rzeczywiste, ponieważ taka kwalifikacja będzie zależała od właściwości danego towaru lub usługi.
W sprawie znaku EUIPO stwierdził, że przedłożone faktury i dokumenty celne wykazują, że towary opatrzone oznaczeniem zostały przywiezione z Federacji Rosyjskiej do Bułgarii i Niemiec. Z kolei, katalogi internetowe szczegółowo opisują asortyment produktów sprzedawanych w Niemczech, natomiast zdjęcia i zrzuty ekranu przedstawiają towary dostępne do sprzedaży w sklepach stacjonarnych lub online w wymienionych państwach członkowskich. Ponadto, w materiałach znalazły się też dowody dotyczące Hiszpanii, tj. artykuł z marca 2016 r., w którym wymienia się właściciela znaku jako sponsora hiszpańskiej drużyny koszykówki.
Biorąc pod uwagę powyższe dowody, Urząd uznał, iż towary opatrzone zakwestionowanym znakiem były sprzedawane i/lub reklamowane przynajmniej w Niemczech i Bułgarii, co jest wystarczające z terytorialnego punktu widzenia.
Druga część artykułu ukarzę się na naszym blogu już wkrótce.
Joanna Rafalska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ukończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe studia prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagielloński. W Patpol wspiera prace związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów kancelarii. Kontakt z autorką
