Sławne szpilki

Nazwisko Louboutin jest znane wielu konsumentom, a szczególnie kobietom śledzącym modowe trendy. Francuski projektant Christian Louboutin zdobył popularność przywracając szpilki do łask branży modowej na przełomie 1990-2000 roku. Buty na wysokich obcasach wychodzące z jego pracowni, projektowane były tak aby kobiety wyglądały w nich atrakcyjnie, a ich nogi prezentowały się jak najlepiej. Tę wizję projektanta doceniły miliony kobiet na całym świecie.

Charakterystyczne szpilki o czerwonych podeszwach powstały w 1993 r.[1] Pierwsze rejestracje czerwonej podeszwy jako znaku towarowego pojawiły się już w 2000 roku, a ich ochrona rozszerzana była przez kolejne lata na dalsze terytoria.

Jak to zwykle bywa, gdy jeden przedsiębiorca odnosi sukces ze swoim produktem, na rynku błyskawicznie pojawiają się produkty kopiujące.

Monopol na czerwoną podeszwę?

Rejestracja znaku towarowego umożliwia właścicielowi zakazywanie jego użycia innym przedsiębiorcom w odniesieniu do identycznych towarów. Z tego przywileju korzystają firmy na całym świecie w celu eliminacji z rynku towarów podrabianych i naśladujących. Tak też zrobił Christian Louboutin w 2013 r. po ustaleniu, że holenderska spółka Van Haren Schoenen BV wprowadza do obrotu buty na wysokich obcasach z czerwoną podeszwą.

Spór o stwierdzenie naruszenia przez spółkę Van Haren Schoenen BV prawa do znaku towarowego Christian’a Louboutin’a, zarejestrowanego 6 stycznia 2010 r. w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu dla towarów z klasy 25, a mianowicie dla „obuwia na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)” został w pierwszej instancji rozstrzygnięty na korzyść projektanta.

Bardzo ważną rolę w tej sprawie odgrywa sposób w jaki zarejestrowano znak towarowy. W opisie znaku zastrzeżono: „Znak towarowy utworzono z koloru czerwonego (Pantone 18-1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego”.

Powyższy opis w połączeniu z wizerunkiem znaku towarowego powinien przesądzać, że dany znak towarowy jest znakiem pozycyjnym. Pozycyjne znaki towarowe, to takie, które zawierają element graficzny umieszczony w ściśle określonym miejscu na produkcie.

Oznaczenia tego rodzaju odzwierciedlają umiejscowienie znaku towarowego na danym towarze, a ich zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis przedmiotu ochrony oraz przedstawienie znaku na rysunku w formie przerywanych, wykropkowanych linii (dokładnie tak jak przedstawiono to w zgłoszeniu znaku towarowego Christian’a Louboutin’a).

Przedmiotem ochrony znaków pozycyjnych nie jest grafika, kształt czy kolor sam w sobie, ale obraz lub kształt w określonym położeniu na produkcie. Ważne, aby takie oznaczenie było odbierane przez odbiorców jako znak towarowy, a nie element towaru. Oznaczeń pozycyjnych nie można generalnie uważać za pozbawionych zdolności odróżniania[2].

Znaki towarowe służące do odróżniania towarów podlegających trendom mody mogą zostać zarejestrowane pod warunkiem, że są zdolne do pełnienia swojej podstawowej funkcji, jaką jest wskazywanie pochodzenia handlowego towarów. Natomiast gdy oznaczenie nie jest w stanie pełnić tej funkcji, nie może być zarejestrowane jako znak towarowy bez względu na to, że w danym sektorze przemysłu istnieją lub wciąż są tworzone liczne podobne oznaczenia[3].

Bitwa na buty

Spółka Van Haren Schoenen BV odwołała się od wyroku sądu rejonowego w Hadze argumentując, że znak towarowy Louboutin’a jest znakiem graficznym dwuwymiarowym, który został utworzony z powierzchni o kolorze czerwonym, wobec czego zgodnie z Konwencją Państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej nie może być znakiem towarowym i podlega unieważnieniu.

W odpowiedzi Sąd rejonowy w Hadze stwierdził w pierwszej kolejności, że kolor czerwony jest nierozerwalnie związany z podeszwą buta, dlatego nie można go sklasyfikować jako zwykłego dwumiarowego znaku graficznego oraz że, jego przedstawienie ma na celu zademonstrowanie położenia znaku.

Następnie sąd odsyłający spostrzegł, że część konsumentów Beneluksu którzy nabywali szpilki była w stanie zidentyfikować obuwie Christiana Loubouti’a jako pochodzące z tej firmy i odróżnić je od szpilek pochodzących od innych producentów. Świadczy to o tym, że oznaczenie czerwonej podeszwy było traktowane przez odbiorców jako znak towarowy.

Organ stanął także na stanowisku, że czerwona podeszwa zwiększa wartość obuwia na rynku ale zważył, że na początku Louboutin używał czerwonej podeszwy ze względu na jej walory estetyczne. Dopiero później projektant spostrzegł, że jest to sposób wyróżnienia swoich produktów na rynku i zaczął go używać w charakterze znaku towarowego.

Dalej, sąd podkreślił, że znak towarowy został utworzony z koloru naniesionego na podeszwę buta, przez co w znaku towarowym przedstawiony jest także kształt towaru. W tym względzie sąd powziął wątpliwość zgodności znaku z przepisami Unii Europejskiej, gdyż:

„Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”[4].

a także:

„Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:

[…]

oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

• kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
• kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;
• kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru

[…]”[5]

Niech rozsądzi nas… Trybunał

Swoją wątpliwość organ zawarł w pytaniu prejudycjalnym, skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem pytania było ustalenie właściwej interpretacji art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 (artykuł przywołany powyżej), a mianowicie czy oznaczenie w postaci koloru naniesionego na podeszwę, traktować należy wyłącznie jako „kształt”. Trybunał miał zadecydować, czy pojęcie kształtu odnosi się jedynie do trójwymiarowych cech towaru, takich jak kontury, wymiar i objętość, z wyłączeniem koloru.

Trybunał podkreślił, iż sama dyrektywa nie zawiera definicji „kształtu”, a wykładni tego terminu, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, należało dokonać w oparciu o jego zwykłe znaczenie w języku potocznym. Komisja Europejska wskazała, iż pojęcie kształtu należy, w kontekście prawa znaków towarowych rozumieć jako „ogół linii lub konturów wyodrębniających dany towar w przestrzeni”. Z kolei w opinii rządów niemieckiego, francuskiego, Zjednoczonego Królestwa oraz Komisji, oznaczenie nie stanowi szczególnego kształtu, ponieważ w opisie zgłoszenia wskazano, iż kontur nie stanowi części znaku, a służy jedynie uwidocznieniu umiejscowienia czerwonego koloru. Stanowisko, iż kolor per se, bez wyodrębnienia w przestrzeni, mógłby stanowić kształt nie znajdowało poparcia ani w przepisach dyrektywy, ani w orzeczeniach Trybunału, tym bardziej w potocznym znaczeniu tego terminu. Wobec powyższego, Trybunał miał rozpatrzyć czy okoliczność faktyczna naniesienia określonego koloru w konkretnym miejscu na towarze oznacza, iż taki znak towarowy jest utworzony przez kształt.

„Zdanie odrębne” – przepowiednia przegranej…?

W przedmiocie odesłania prejudycjalnego wypowiedział się rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości, Maciej Szpunar. W swoich dwóch opiniach zawarł pogląd, iż poddana interpretacji norma może być stosowana do oznaczenia

„(…) składającego się z kształtu towaru oraz wymagającego ochrony dla określonego koloru. Pojęcie kształtu, który „zwiększa znacznie wartość” towaru, w rozumieniu tego przepisu dotyczy wyłącznie wartości nierozerwalnie związanej z kształtem (…)”.

Przedstawiając swoją opinie Trybunałowi Sprawiedliwości rzecznik generalny dokonuje w niej szczegółowej analizy aspektów prawnych sporu oraz w sposób całkowicie niezależny proponuje Trybunałowi właściwe w jego osądzie rozwiązanie. Powyższa interpretacja przedstawiona w sprawie znaku towarowego Christiana Louboutin’a stawiała pod znakiem zapytania jego powodzenie w powstałym sporze, a nawet nakazywała przewidywać, iż spór ten przegra z hukiem.

Punkt dla czerwonej podeszwy!

Ostatecznie, w wyroku z dnia 12 czerwca 2018 r., Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż w sytuacji gdy głównym przedmiotem znaku towarowego jest kolor (tak jak w przedmiotowej sprawie, określony za pomocą uznanego na poziomie międzynarodowym kodu identyfikacyjnego – Pantone 18-1663 TP), oznaczenia takiego nie można uznać za tworzone wyłącznie przez kształt. 

Na zadane pytanie prejudycjalne Trybunał odpowiedział:

„(…) art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak w rozpatrywane w postepowaniu głównym, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu”.

Takie rozstrzygnięcie zapewne ucieszy nie tylko samego właściciela znaku, ale również wszystkie miłośniczki szpilek z czerwoną podeszwą.

Artykuł został opracowany na podstawie publikacji wyroku tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie C-163/16.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Louboutin
[2] W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, str. 124
[3] Wyrok SUE z dnia 15 czerwca 2010 r.T-547/08 „Orange colouring of the toe of a sock”
[4] Art. 2, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
[5] Art. 3 ust. 1 lit. e) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.