Rejestracja znaku towarowego coraz trudniejsza?

Urząd Patentowy RP, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Sąd UE zaostrzają wymogi rejestracji znaków towarowych.

Śledząc ostatnie wyroki instancji europejskich, można zauważyć zaostrzającą się praktykę przy ocenie zdolności rejestrowej znaków towarowych. Badania zdolności rejestrowej dokonywane są przez urzędy patentowe, po otrzymaniu zgłoszenia. Jest to badanie w ramach którego sprawdza się czy znak spełnia przesłanki wymagane do jego rejestracji.

Jakie wymogi bezwzględne musi spełniać znak towarowy?

Zgodnie z ustawą, nie udziela się ochrony na oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania towarów i usług do oznaczenia których są przeznaczone, w szczególności takie które są opisowe.

Opisowość oznacza, że znak towarowy, którym będą sygnowane towary i usługi bezpośrednio wskazuje na charakter tych towarów i świadczonych usług.

Przykładowo, nie uzyskamy rejestracji oznaczenia 'pyszne owoce’ dla usług sprzedaży owoców ponieważ wskazuje ono na jakość sprzedawanych towarów. Częstym zabiegiem stosowanym przy rejestracji znaków mających słabą zdolność odróżniającą ze względu np. na opisowy charakter jest dodanie fantazyjnej grafiki. Jednak oznaczenia opisowe, często nawet pomimo dodania grafiki mogą być postrzegane jako informacja o charakterze lub właściwościach usług i produktów.

Jakie zgłoszenia znaków zostały odrzucone przez instytucje unijne?

ZTUE nr 014450019

Zgłoszenie w/w unijnego znaku Dating Bracelet zostało dokonane w klasie 9, 41, 42 oraz 45, m.in. do oznaczania urządzeń elektronicznych, programów komputerowych i usług randkowych. Ekspert EUIPO odrzucił zgłoszenie i sprawa dotarła aż do Sądu Unii Europejskiej, który wyrokiem z dnia 20 marca 2018 r. odrzucił skargę zgłaszającego na decyzję EUIPO. Tym samym Sąd poparł stanowisko EUIPO mówiące, że wyrażenie 'bransoletka randkowa’ bezpośrednio i jednoznacznie informuje docelowych konsumentów o przeznaczeniu produktu, a grafika towarzysząca znakowi nie jest unikatowa[1].

ZTUE nr 017549577

EUIPO przeprowadzając badanie przesłanek bezwzględnych odrzucił także zgłoszenie powyższego znaku w klasie 30 (pieczywo), argumentując m.in., że każdy z elementów znaku jest pozbawiony odróżniającego charakteru, a ich kombinacja także nie wywiera odmiennego efektu. Ponadto, ’jako całość, przedmiotowy znak towarowy pozostaje w wystarczająco bezpośrednim i szczególnym związku z towarami objętymi rejestracją, umożliwiając właściwemu kręgowi odbiorców natychmiastowe dostrzeżenie charakteru i treści tych towarów i usług.’[2]. Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała zaskarżoną decyzję w mocy[3].

ZTUE nr 014696165

Powyższe zgłoszenie dokonane w klasie 30 dla słodyczy, również zostało odrzucone przez EUIPO. Decyzją z 7 marca 2017 r. Piąta Izba Odwoławcza EUIPO stwierdziła, że zwrot 'sweet mix’ (słodka mieszanka/mieszanka słodyczy) będzie zrozumiany przez docelową grupę odbiorców jako wskazanie na słodki smak towarów oznaczanych tych znakiem. Zdaniem Urzędu, zastosowana czcionka i kolorystyka mają charakter dekoracyjny, a wielość użytych kolorów stanowi wzmocnienie znaczenia 'mieszanki słodyczy’, równocześnie stanowiąc odniesienie do rodzaju i jakości towarów. Znak nie posiada więc odróżniającego charakteru[4].

Czy jest się czego obawiać?

Definicja opisowości znaku towarowego jest powszechnie rozumiana i akceptowana, aczkolwiek trudność jej interpretacji polega na indywidualnej ocenie. Zależy ona bowiem od postrzegania każdej indywidualnej osoby. Dla jednego eksperta urzędu czy konsumenta, dana nazwa będzie odebrana jako wyróżniająca się, podczas gdy dla innego będzie mieć charakter pospolity i powszechnie używany rynkowo.

Co na to Urząd Patentowy RP?

Urząd Patentowy RP w dotychczasowej praktyce kierował się zasadą, że zgłoszenia zawierające proste, opisowe słowa, dzięki wykorzystaniu dodatkowych walorów graficznych, posiadają zdolność odróżniającą i zwykle udzielał rejestracji na takie znaki towarowe.

Jednakże, jak wynika z informacji przedstawionych przez Urząd podczas ostatnich spotkań konsultacyjnych i wykładów, praktyka ta może ulec zmianie z uwagi na zapadające na szczeblu unijnym rozstrzygnięcia. Urząd Patentowy RP nie jest prawnie związany decyzjami EUIPO, aczkolwiek powinien uwzględniać je w swoim orzecznictwie. Z uwagi na konieczność zachowania powyższej zasady jednolitości, rejestracja znaku towarowego w Polsce może okazać się coraz trudniejsza.

Co robić?

Aby proces rejestracji znaku towarowego przebiegł szybko i pomyślnie, dobrze jest jeszcze przed zgłoszeniem zasięgnąć opinii rzecznika patentowego. Profesjonalny pełnomocnik może przeprowadzić pełne badanie znaku towarowego i ocenić, czy nadaje się on do rejestracji, tj. czy spełnia bezwzględne wymogi a także czy nie narusza wcześniejszych praw osób trzecich.

W przypadku wystąpienia zarzutu opisowości ze strony urzędu, istnieje również możliwość podjęcia obrony zgłoszenia, ale nie jest to zadanie łatwe. Najlepszym rozwiązaniem jest więc unikanie wybierania prostych, opisowych nazw, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnięcie opinii rzecznika patentowego.

[1] Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 marca 2017 w spr. R 658/2016-5; Wyrok Sądu (Druga Izba) z dnia 20 marca 2018 r. w spr. T-272/17.

[2]  EUIPO, Refusal of application for a European Union trade mark 03.07.2018.

[3] DECISION of the Fifth Board of Appeal of 14 November 2018 in Case R 1710/2018-5.

[4] Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 marca 2017 r. w spr. R 1120/2016-1.