Rejestrując znak towarowy pamiętaj o autorze

Znak towarowy – czyje prawo

Znak towarowy jako wskaźnik pochodzenia produktu kojarzy się z przedsiębiorcą, firmą wprowadzającą dane towary i usługi na rynek.

Rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym pozwala przedsiębiorcom chronić swoje prawa, a charakterystyczny znak przy takim oznaczeniu jest sygnałem dla odbiorców, iż znak został zastrzeżony, a producent nabywanych towarów lub usług ma do niego prawo.

Czy jednak widząc znak słowny lub słowno-graficzny zastanawiamy się kto tak naprawdę posiada prawo wyłączne jego używania?

Zgłaszający rzadko są twórcami znaku, częściej logo nabywane jest w pracowniach graficznych czy kupowane od dostawców tj. repozytoria plików (np. shutterstock). Taki zakup nie jest jednak jednoznaczny z nabyciem majątkowych praw autorskich do formy przedstawieniowej znaku.

Zdarza się, że rejestracja znaku towarowego następuje z naruszeniem praw autorskich twórcy znaku towarowego, np. projektanta graficznego, który zaprojektował logo. Dzieje się tak, gdy rejestracji nie poprzedza przeniesienie autorskich praw majątkowych. Każdy znak towarowy (słowo lub logo) może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1], natomiast to czy zgłoszony znak towarowy stanowi utwór, a zgłaszający jest podmiotem uprawnionym do formy przedstawieniowej znaku, nie jest badane z urzędu.

Co może stanowić utwór

Ustawa definiuje utwór jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” (art. 1). Przedmiotem prawa autorskiego jest zatem rezultat działania, który choćby w niewielkim stopniu różni się od innych rezultatów tożsamego działania, a co za tym idzie jest nowy[2]. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, utwór to własna indywidualna twórczość[3].

Jaki znak towarowy może spełniać jednocześnie przesłanki bycia utworem? Taki, który będzie subiektywnie nowy dla twórcy[4]. Może to być znak słowny, słowno-graficzny, jak również każdy niekonwencjonalny.

Kolizja praw

Zgłoszenie znaku towarowego, będącego jednocześnie utworem innego twórcy, np. wykonanego przez projektanta graficznego na zlecenie, bez przeniesienia praw do tej grafiki, powoduje kolizje praw. Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Zgodnie z prawem autorskim, twórcy utworu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej[5] nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich (art. 132¹ ust. 1 pkt 1). Konsekwentnie, zgłoszenie znaku towarowego może naruszać prawa twórcy utworu, jakim jest znak.

Każdy podmiot, którego prawa osobiste lub majątkowe (w tym prawa autorskie) zostałyby naruszone poprzez rejestrację znaku towarowego, ma prawo wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku.

Jak się zabezpieczyć

W sytuacji, gdy znak towarowy będący przedmiotem zgłoszenia został nabyty u projektanta graficznego, a więc zgłaszający nie jest autorem jego formy przedstawieniowej, przed zgłoszeniem znaku do ochrony należy zadbać o uregulowanie sytuacji prawno-autorskiej poprzez przeniesienie autorskich praw majątkowych do znaku. Można to zrobić w formie umowy o przeniesienie praw lub umowy licencyjnej. Forma takiej umowy powinna być pisemna ad solemnitatem (pod rygorem nieważności).

Nabycie autorskich praw majątkowych przez zgłaszającego nie stanowi przeniesienia autorskich praw osobistych, które zawsze będą przysługiwały twórcy.

Twórca (projektant graficzny) wnoszący sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego będzie musiał wykazać, że rejestracja naruszy ustawowe przesłanki uzyskania prawa ochronnego. Ciężar dowodu ciąży na twórcy, co oznacza, że to projektant graficzny będzie musiał udowodnić, że jest autorem utworu stanowiącego znak towarowy, a zgłaszający korzysta z niego bezprawnie.

Najlepszym i skutecznym zabezpieczeniem przed odmową udzielenia prawa ochronnego w konsekwencji sprzeciwu opartego na naruszeniu praw autorskich, będzie przedłożenie do akt sprawy umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych. Nie zawsze taki sprzeciw zostanie złożony, nie zawsze uwierzytelnienie swojego prawa umową będzie konieczne, niewątpliwie jednak warto tę umowę mieć.

[1] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191);

[2] System Prawa Prywatnego: Prawo autorskie, J. Barta (red.), Warszawa: C.H. Beck 2003, str. 8;

[3] Zob. wyrok TSUE z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-5/08;

[4] A. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa: Wolters Kluwer S.A. 2015, str. 18;

[5] Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 776)