Czy list zgody jest sposobem na obejście kolizji?

Obecnie, to, czy zgoda właściciela wcześniejszego znaku towarowego (która zwyczajowo wyrażana jest w formie tzw. listu zgody – z angielskiego: Letter of Consent) umożliwi rejestrację późniejszego znaku w przypadku, gdy występuje między nimi identyczność lub podobieństwo w zakresie samych oznaczeń lub towarów i usług które mają oznaczać, zależy od daty pierwszeństwa zgłaszanego znaku.

W przypadku postępowań zgłoszeniowych toczących się przed polskim Urzędem Patentowym konkurują ze sobą trzy porządki prawne. Wynika to dokonanych na przestrzeni lat 2015 – 2016 dwóch nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej. Pierwsza weszła w życie 1 grudnia 2015 r., druga obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.

Daty wejścia w życie zmienionych przepisów dzielą znaki na:

• zgłoszone przed 1 grudnia 2015 r., względnie odwołujące się do takiej daty pierwszeństwa (np. daty zgłoszenia lub rejestracji bazowej w przypadku rejestracji międzynarodowych wyznaczających Polskę),
• znaki z pierwszeństwem (ze zgłoszenia lub konwencyjnym) z okresu od 1 grudnia 2015 r. do 14 kwietnia 2016 r. oraz
• zgłoszenia (względnie pierwszeństwa) datowane od 15 kwietnia 2016 r.

Znaki zgłoszone przed 1 grudnia 2015 r. lub odwołujące się do takiego pierwszeństwa

Sytuacja najstarszych z tych znaków jest w kontekście listów zgody dość beznadziejna. Przepisy obowiązujące przed 1 grudnia 2015 r. były niejednoznaczne. Wypracowane przez sądy administracyjne orzecznictwo zafiksowało jednak Urząd Patentowy na stanowisku, że niezależnie od faktycznej sytuacji rynkowej wcześniejszy znak towarowy zawsze stanowi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi, o ile tylko zachodzi podobieństwo lub identyczność towarów i usług oraz samych oznaczeń.

W wyroku z dnia 20.12.2007 (w sprawie o sygn. akt  II GSK 279/07) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że oświadczenie uprawnionego z wcześniejszego prawa o wyrażeniu zgody na rejestrację w Polsce znaku towarowego wnioskodawcy (tzw. list zgody) nie ma skuteczności prawnej w polskim prawie. Ta linia orzecznicza została następnie ugruntowana trzema orzeczeniami NSA (wyrokami z 8.12.2011 w sprawach o sygn. akt: II GSK 1245/2010 i II GSK 1261/2010 oraz wyrokiem z 16.12.2011 w sprawie o sygn. akt: II GSK 1378/2010). Uzasadnieniem tego stanowiska jest fakt, że obowiązujące ówcześnie dyrektywy harmonizujące prawo znaków towarowych (Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/We z dnia 22 października 2008 r., która ją zastąpiła, ale która w tym zakresie odpowiada brzmieniu wcześniejszej regulacji) w art. 4. ust 5 pozostawiają krajom członkowskim swobodę w zakresie wprowadzenia do krajowych porządków prawnych instytucji listów zgody i określenia okoliczności uzasadniających ich zastosowanie. Ustawodawca polski z takiej możliwości skorzystał tylko w ograniczonym zakresie. W ustawie Prawo własności przemysłowej [w jej redakcji sprzed 1 grudnia 2015 r.] listy zgody przewidziane były w art. 133, który pozwalał wyeliminować przeszkodę rejestracyjną z art. 132 PWP wyłącznie w zakresie kolizji ze znakiem już wygasłym, ale znajdującym się jeszcze w okresie 2-letniej karencji. Na gruncie tego wcześniejszego porządku prawnego, Sądy stwierdziły, że:

system rejestracji znaków towarowych na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej gwarantować ma ochronę interesów przedsiębiorców, jak i konsumentów. W myśl omawianej regulacji, organ może odmówić rejestracji znaku towarowego, pomimo uzgodnień pomiędzy profesjonalnymi podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym, z uwagi na ryzyko dezorientacji konsumentów i ich wprowadzania w błąd co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy. W tym sensie sama wola przedsiębiorców nie kształtuje bezpośrednio porządku publicznego. Urząd Patentowy jest organem administracji publicznej, który podejmuje decyzję w przedmiocie rejestracji biorąc pod uwagę z urzędu okoliczności określone w ustawie. Jest związany obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a te – jak wykazano – chronią także pozycję konsumenta
[tak: wyroki NSA z 8.12.2011 w sprawach o sygn.akt: II GSK 1245/2010, i II GSK 1261/2010].

W praktyce oznacza to, że Urząd Patentowy odmawia udzielenia ochrony na późniejszy znak. Zaś przedsiębiorca skonfrontowany z kolizją z wcześniejszym znakiem, mimo, że nie stanowi on realnej konkurencji (np. należy do przedsiębiorstwa z tej samej grupy kapitałowej albo mimo literalnej zbieżności wykazów skierowany jest do innej grupy odbiorców i pokojowo koegzystuje na pozostałym obszarze Unii Europejskiej), jest praktycznie bezsilny. Nawet gdy sami właściciele znaków nie dostrzegają zagrożenia konfuzji, nieprzejednane stanowisko Urzędu zmusza zgłaszającego do kuriozalnych wybiegów, takich jak cesje praw lub obecnie tj. po 15 kwietnia 2016 r. ponowne zgłaszanie znaku (lub nowe wyznaczanie Polski przy rejestracjach międzynarodowych).

Znaki z pierwszeństwem (ze zgłoszenia lub konwencyjnym) z okresu od 1 grudnia 2015 r. do 14 kwietnia 2016 r.

Sytuacja zmieniła się na skutek wprowadzenia do PWP nowego brzmienia art. 133, zgodnie z którym przepisów regulujących względne przesłanki odmowy rejestracji nie stosuje się, jeżeli podmiot legitymujący się wcześniejszym prawem wyrazi pisemną zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego. Podkreślenia wymaga, że zgoda ta musi expressis verbis dotyczyć rejestracji znaku. Nie wystarczy zezwolenie na jego używanie na obszarze Polski. Powinna także określać, jakich towarów lub usług dotyczy, oraz oczywiście – jakiego prawa. W kwestiach formalnych Urząd stosuje wymogi właściwe dla postępowania zgłoszeniowego. I tak np. konieczne jest przedłożenie tłumaczenia lub polskojęzycznej wersji takiego dokumentu oraz, w przypadku osób prawnych, wykazanie umocowania osoby, która podpisała list zgody, do reprezentacji właściciela wcześniejszych praw.

Zgłoszenia znaków datowane od 15 kwietnia 2016 r.

Taka przewidywalna sytuacja dotyczy jedynie znaków zgłoszonych w ciągu kilku miesięcy na przełomie lat 2015 i 2016, lub odwołujących się do pierwszeństwa z tego okresu. Ostatnia nowelizacja PWP gruntownie przemeblowała tryb udzielania w Polsce ochrony na znaki towarowe. W związku z ograniczeniem zakresu badania ex officio do bezwzględnych przeszkód rejestracji i przesłanki złej wiary, listy zgody straciły na znaczeniu. Ten, kto zgadza się na rejestrację znaku podobnego do jego własnego, raczej nie będzie bowiem składał sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia. Jeśli natomiast z jakichś powodów, sprzeciw został jednak złożony, to na gruncie art. 133 PWP (w brzmieniu, które weszło w życie od dnia 15.04.2016 r.) podlega on oddaleniu, w sytuacji, jeżeli uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego (względnie legitymujący się innym wcześniejszym osobistym lub majątkowym prawem) wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy.

Problem z praktyką

Z uwagi na to, że regulacja ta jest jeszcze świeża, Urząd Patentowy nie wypracował dotychczas praktyki, która wyjaśniałaby m.in. to, jak precyzyjnie musi być sformułowana taka pisemna zgoda, by jej przedłożenie przez zgłaszającego kolizyjny znak skutkowało oddaleniem sprzeciwu i czy właściciel wcześniejszego prawa może odwołać udzieloną kiedyś zgodę. Dobrze jest wszakże pamiętać o istnieniu art. 133 PWP np. przy formułowaniu ugód dotyczących bieżących zgłoszeń, tak aby nie dać właścicielowi potencjalnie kolizyjnych znaków glejtu na dalsze zgłoszenia.

No i oczywiście warto wiedzieć o nakreślonej powyżej specyfice polskiego systemu ochrony znaków towarowych, gdy list zgody jawi się jako najprostszy, pozornie oczywisty sposób na obejście kolizji.