Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno? – Teoria a rzeczywistość w świetle orzecznictwa EUIPO

W cyklu artykułów o różnych rodzajach znaków towarowych ukazujących się cyklicznie pod tytułem „Znak towarowy jaki jest każdy widzi ….. ale czy na pewno ?” była mowa m.in. o znakach ruchomych – jako kategorii znaków towarowych, które są do dyspozycji przedsiębiorców czy osób fizycznych, które chcą takim rodzajem znaku oznaczać swoje towary czy usługi.

Wydaje się zatem, że skoro jest taki rodzaj znaku towarowego jak znak ruchomy to jeśli chcemy nasze towary czy usługi oznaczyć właśnie takim znakiem, nie pozostaje nam nic innego jak wykreować i zgłosić go czy to EUIPO czy w UP RP a potem czekać na uzyskanie rejestracji. Wydaje się to proste… ale czy na pewno ?

Zgłoszenie znaku ruchomego w EUIPO

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Amazon Technolgies Inc. z USA zgłosił w EUIPO znak towarowy ruchomy jak zaprezentowano poniżej.

Znak ten otrzymał numer zgłoszenia 015765861 a został przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach 09, 35, 41, 42 i 45.

Znak ten będący znakiem ruchomym został opisany w sposób następujący: Znak składa się z płynącego okrągłego niebieskiego pierścienia. Kolor (y) niebieski jest / są zastrzegane jako cecha znaku. Biały okrągły krąg wewnątrz pierścienia nie jest uważany za cechę znaku i ma na celu przedstawianie jedynie tła, a szary kolor w okręgu nie stanowi części znaku. Dla ww. znaku towarowego został zastrzeżony kolor – „odcienie niebieskiego”.

Pierwsza odmowa – wadliwe przedstawienie znaku ruchomego

W lutym 2017 r. ekspert EUIPO wydał decyzję o odmowie rejestracji znaku powołując się m.in. na art. 7 (1) (a) i 4 (b) EUTMR a głównym argumentem było to, że przedstawienie znaku (jego reprezentacja) nie pokazuje jasno i precyzyjnie sposobu przejścia (przepływu) kolorów w zgłoszonym znaku. Zgłaszający złożył odwołanie i Druga Izba Odwoławcza, decyzją z dnia 27 października 2017 r. (sygn. R 0820/2017-2) orzekła, że zgłoszenie unijnego znaku towarowego 015765861 spełniało wymogi określone w art. 4 lit. (b) EUTMR, czyli zostało prawidłowo przedstawione i uchyliła decyzję a jednocześnie przekazała sprawę ekspertowi  do dalszej oceny pozostałych przesłanek rejestracyjnych.

Druga odmowa – brak zdolności odróżniającej

Tym razem ekspert okazał się nieugięty i w maju 2019 r. podjął ponownie decyzję o odmowie rejestracji unijnego znaku towarowego nr 015765861 tym razem właśnie na podstawie art. 7.1(b) EUTMR argumentując, że:

– oznaczenie nie może funkcjonować jako znak towarowy ruchomy bo ma zwyczajny i banalny charakter;

– przy ocenie odróżniającego charakteru zgłoszonego znaku twierdzenia zgłaszającego, że, znak jest „unikalny” lub jest obecnie używany na rynku, nie mają znaczenia;

– wcześniejsze rejestracje podobnych znaków towarowych w innych jurysdykcjach nie są dla EUIPO wiążące.

Spółka amerykańska nie poddała się i tym razem składając kolejne odwołanie argumentowała że, zgłoszony znak jest niepowtarzalny i nie jest używany dla podobnych towarów i usług przez jakąkolwiek inną stronę trzecią na całym świecie. Zgłaszający twierdził, że przedmiotowy znak ma co najmniej minimalny charakter odróżniający, co powinno wystarczyć do uzyskania rejestracji w EUIPO. Ponadto został postawiony zarzut, ze ekspert rozpatrujący sprawę nie uzasadnił odmowy udzielenia rejestracji znaku ruchomego –„płynący ruch” w odniesieniu do każdego z poszczególnych towarów oraz usług a ponadto znak ten został zaakceptowany przez urzędy patentowe USA i Niemiec. Pojawił się również argument, że EUIPO zaakceptował wcześniej szereg podobnych zgłoszeń znaków towarowych ruchomych np. unijny znak towarowy nr 014772909.

Druga Izba Odwoławcza (dalej Izba) w swojej decyzji z dnia 28 kwietnia 2020 r. (sygn. R 1636/2019-2) tym razem oddaliła odwołanie Amazon Technolgies Inc. z USA.

Minimalny charakter odróżniający niezbędny

W swojej decyzji Izba stwierdziła, że znaki ruchome aby mieć minimalny charakter odróżniający niezbędny do uzyskania rejestracji muszą spełniać określone wymogi dla danego oznaczenia.  Znaki ruchome muszą być tak wykreowane i skomponowane aby były łatwo i natychmiastowo zapamiętane przez właściwy krąg odbiorców i aby umożliwiały im  bezbłędne wskazanie pochodzenia towarów lub usług, do oznaczania, których są przeznaczone.

Znak towarowy, który jest nadmiernie prosty i składa się z podstawowej figury geometrycznej takiej jak okrąg, linia, prostokąt lub pięciokąt, sam w sobie nie jest w stanie odróżnić ani towarów i usług do oznaczania, których został przeznaczony ani źródła ich pochodzenia. W związku z tym dla przeciętnego konsumenta takie oznaczenia nie będą odróżniającymi znakami towarowymi.

W świetle powyższego zgłoszony unijny znak towarowy nr 015765861 jest pozbawiony zdolności odróżniającej.

Znak ten nie zawiera elementów, które mogą być łatwo i natychmiastowo zapamiętane przez przeciętnego odbiorcę a które umożliwiłyby szybką identyfikację towarów lub usług oznaczonych tym znakiem.

Izba uznała, że zgłoszony unijny znak towarowy nr 015765861 w którym koło jest głównym elementem znaku.

Koło, które jest uzupełnione przez zastrzegany ruch, jako takie, nie jest elementem, który jest natychmiast postrzegany przez przeciętnego odbiorcę jako identyfikacja danych towarów czy usług.

Ponadto, ruch w znaku, pokazany jako okrężny przepływ koloru nie jest cechą, która w momencie zgłaszania takiego znaku w 2016 r. była postrzegana przez przeciętnego klienta jako natychmiastowe i jednoznaczne wskazanie pochodzenia towarów czy usług oznaczonych tym znakiem.

Nie można też pominąć faktu, że rozwój projektowania multimedialnego sprawia, że odbiorcy są do takich animacji przyzwyczajeni lub się jej spodziewają. W tej sytuacji, zdaniem Izby jasno wynika, że zgłoszony unijny znak towarowy nr 015765861 nie zawiera żadnych innych elementów, które sprawiłyby, że ma on odróżniający charakter.

Ponadto, połączenie elementów takich jak koło i ruch koła nie nadaje znakowi charakteru odróżniającego w świetle całościowej oceny znaku i dotyczy to wszystkich towarów i usług do oznaczania których znak ten został przeznaczony.

Charakter funkcjonalny

Zdaniem Izby ruch reprezentowany przez unijny znak towarowy nr 015765861 może być używany w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem a ponadto ruch ten może stanowić funkcjonalną cechę towarów lub usług oznaczonych tym znakiem.

W ocenie Izby wszystkie usługi w klasie 35, 42 czy 45 mogą być świadczone przez Internet. Usługi te za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego mogą być aktywowane a ich działanie może wymagać określonego czasu. W takim kontekście, unijny znak towarowy nr 015765861  będzie postrzegany jako odpowiedź oprogramowania, która pokazuje, że oprogramowanie rozpoznało dane i jest obecnie wdrażane.

Wcześniejsze rejestracje znaków ruchomych

Izba podkreśliła również to, że argument o rejestracji podobnych znaków w swojej koncepcji w innych krajach członkowskich UE, nie ma znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia znaku przed EUIPO ponieważ jest to urząd mający własną autonomię i niezależność w orzekaniu.

Izba odniosła się także do argumentu o rejestracji podobnego unijny znak towarowy nr 014772909.

Izba uznała, że nie zostały naruszone zasady równego traktowania ani dobrej administracji w zaistniałej sytuacji ponieważ znak towarowy unijny znak towarowy nr 014772909 jest bardziej kreatywny i ma bardziej złożoną koncepcję. Ponadto, EUIPO w swojej pracy kieruje się przede wszystkim zasadą legalizmu.

Jak widać nie jest łatwo wykreować znak ruchomy, który miałby taką zdolność odróżniającą aby mógł zostać skutecznie zarejestrowany. Im znak ruchomy składający się z grafiku i ruchu jest bardziej skomplikowany i niebanalny tym większa szansa na uzyskanie rejestracji dla takiego znaku, jednak na zgłaszającego taki znak czeka szereg pułapek. Dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą z zakresu prawa własności przemysłowej aby uzyskać ocenę realnych szans na uzyskanie rejestracji dla wymyślonego przez nas znaku ruchomego do czego niezmiennie zachęcamy.