Nazwisko, imię, pseudonim, wizerunek – czy mogą być znakiem towarowym w Urzędzie Patentowy RP czy w EUIPO?

W dniu 24 marca 2016 r. firma z Hiszpanii, Gaudí BCN Projects S.L., dokonała zgłoszenia w EUIPO znaku towarowego nr 015270077 o następującej postaci:

Znak został zgłoszony dla usług w klasach 35 (m.in. dla „usługi sprzedaży w sklepach lub za pośrednictwem światowych sieci telematycznych produktów promocyjnych lub reklamowych, dzieł sztuki, rękodzieła, publikacji, produktów związanych z kulturą oraz ogólnie produktów związanych z życiem i twórczością architekta Antoniego Gaudí” i 42 (m.in. dla „prace badawcze związane z projektowaniem i architekturą; usługi projektowania architektonicznego; ekspertyzy w zakresie technologii; usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych. Znak został zarejestrowany przez EUIPO w dniu 29 lipca 2016 r.

W dniu 28 listopada 2018 r. hiszpańska fundacja Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia  (Fundación) złożyła w EUIPO wniosek o unieważnienie w całości ww znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich usług w klasach 35 i 42.

Podstawa prawna wniosku o unieważnienie znaku towarowego EUTM 015270077 GAUDÍ ORIGINAL INSPIRATED to art. 8(1)(b) CTMR, art. 8(5) CTMR, art 7(1)(g) CTMR, art. 60(1)(b) EUTMR, art. 60(1)(c) EUTMR, art. 58(1)(c) EUTMR oraz art. 60(1)(a) EUTMR. We wspomnianym wniosku powołano następujące wcześniejsze prawa jak przeszkody do rejestracji znaku GAUDÍ ORIGINAL INSPIRATED:

1. hiszpański znak nr M 2 738 950 ANTONI  GAUDI zarejestrowany w klasach 38, 39, 42;

2. hiszpański znak nr M 2 790 473      zarejestrowany w klasach 9,14, 16, 21, 25, 28, 35, 39, 41, 43;

3. unijny znak towarowy nr 15141641 MUSEU GAUDI zarejestrowany w klasach 9, 16, 41;

4. prawo do imienia i nazwiska ANTONI GAUDI;

5. prawo do wizerunku ANTONI GAUDI;

Wydział Unieważnień EUIPO w dniu 14 kwietnia 2020 r. wydał decyzję o unieważnieniu znaku towarowego      EUTM nr 015270077  w całości.

Decyzja została oparta na kolizji z wcześniejszym prawem do nazwiska.  Gaudí BCN Projects S.L. z Hiszpanii w dniu 01 czerwca 2020 r. złożyło odwołanie od powyższej decyzji ale Izba Odwoławcza przy EUIPO decyzją z dnia 29 stycznia 2021 r. R 1100/2020-5 oddaliła odwołanie i podtrzymała decyzję o unieważnieniu znaku towarowego w całości w odniesieniu do wszystkich usług w klasach 35 i 42.

Izba Odwoławcza w uzasadnieniu swojej decyzji argumentowała, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca (Junta  Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia (Fundación)) w sprawie o unieważnienie był uprawniony do reprezentowania prawa Antoniego Gaudiego i może zakazać używania znaku towarowego zawierający wspomniane nazwisko rodowe w Hiszpanii. Ponadto Zgłaszający (Gaudí BCN Projects S.L.) nie udowodnił, że miał wyraźną zgodę Wnioskodawcy na dokonanie zgłoszenia znaku towarowego zawierającego słynne w Hiszpanii i na świecie nazwisko GAUDI.

A jak jest w Polsce?

Zgodnie z art. 132¹ ust.1pkt 1 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (dalej „pwp”), po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^6a ust. 1 lub art. 152¹⁷ ust. 1 pwp, (są to przepisy ustawy Prawo Własności Przemysłowej mówiące o możliwości złożenia sprzeciwów wobec zgłoszonych znaków towarowych w UP RP w trybie krajowym i międzynarodowym z wyznaczeniem Polski) uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

A więc jeśli zgłoszony znak towarowy czy krajowy czy międzynarodowy z wyznaczaniem Polski zawiera w swej treści prawa osobiste i majątkowe osób trzecich (i to zostanie udowodnione) i osoby te, złożą sprzeciw co do udzielenia prawa na taki znak i sprzeciw zostanie uznany przez Urząd Patentowy RP za zasadny, to taki znak nie zostanie zarejestrowany.

Kategoriami praw osobistych, które mogą zostać naruszone przez używanie nowego znaku towarowego są: prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu czy prawo do wizerunku.

Nie ma przeszkód do rejestracji znaków towarowych, które zawierają imię, nazwisko czy pseudonim lub czyjś wizerunek, o ile posiadamy prawo do dysponowania takim imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, wizerunkiem lub posiadamy zgodę ich właściciela na wykorzystanie w znaku towarowym.

Istnieje szereg zarejestrowanych znaków towarowych, które zawierają imię, nazwisko, pseudonim lub wizerunek, np:

R.271603

R.292955

R.194280

Jak może dojść do naruszenia prawa osobistego czyli nazwiska ?

Nazwisko jest oznaczeniem osoby fizycznej, symbolem i emanacją jej tożsamości (G. Tylec „Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym” Lublin 2013).

Nazwisko, jako dobro osobiste w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego (dalej „kc”)  ,może stanowić jednocześnie znak towarowy – (wyrok NSA z dnia 20.09.2006r., IIGSK115/06).

W razie konfliktu zgłoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowego zawierającego nazwisko właśnie z prawem podmiotowym do nazwiska, osoba której dobro osobiste (prawo do nazwiska) zostało naruszone, może żądać zaprzestania działań naruszających jej prawa – (czyli złożyć sprzeciw co do takiego znaku) bądź uniemożliwienia rejestracji przed Urzędem Patentowym RP (wniosek o unieważnienie).

Można również wystąpić z roszczeniem o ochronę dóbr z art. 23 i art. 24 kc (wyrok SN z 17.03.1988r.,IVCR60/88).

Jednakże sam fakt, że znak towarowy zawiera nazwisko będące jednocześnie nazwiskiem innej osoby nie oznacza automatycznie, że mamy do czynienia z naruszeniem praw osobistych.

W obliczu niezliczonej ilości nazwisk można hipotetycznie przypuszczać, że niemal każdy zgłoszony znak towarowy może być jednocześnie czyimś nazwiskiem.

Z naruszeniem prawa osobistego w postaci prawa do nazwiska mamy do czynienia w sytuacji, gdy zgłoszony znak towarowy zawierający nazwisko, może wywołać u odbiorców skojarzenie między konkretną osobą a znakiem towarowym, w którym występuje to nazwisko.

Warto wspomnieć o orzeczeniach z dnia 13 maja i 10 czerwca 1937 r., w których Wydział Odwoławczy przy UP RP stwierdził, że do naruszenia praw osobistych może dojść w przypadku, gdy nazwisko zostanie użyte w znaku towarowym w celu nadania mu siły atrakcyjnej i jednocześnie jest ono nazwiskiem ściśle określonej osoby. Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w przypadku posłużenia się nazwiskiem rodu wygasłego albo tez nazwiskiem osoby, która nie stała się powszechnie znana ogółowi społeczeństwa polskiego. Niewątpliwie powszechnie znanym wizerunkiem a także  imieniem i nazwiskiem w Polsce jest Fryderyk Chopin.

W zakresie zgłoszenia znaku towarowego, zawierającego nazwisko Fryderyka Chopina czy jego wizerunek istotne znaczenie ma ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Zgodnie z ww ustawą imię i nazwisko oraz wizerunek Fryderyka Chopina są chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych, a Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jest podmiotem uprawnionym do działania na rzecz ochrony nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina.

Można jednak uzyskać zgodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na wykorzystanie jego imienia i nazwiska czy wizerunku. Istnieje szereg zarejestrowanych znaków towarowych dla których taka zgoda została wydana, przykładowo:

R.263887

R.194151

R.106536

Jak może dojść do naruszenia prawa osobistego czyli imienia ?

Imię, podobnie jak nazwisko, pełni rolę indywidualizacją. Zazwyczaj samo imię bez nazwiska nie jest wystarczające do oznaczenia konkretnego człowieka, dlatego wykorzystanie imienia w znaku towarowym rzadziej będzie prowadziło do naruszenia dóbr osobistych na gruncie ustawy Prawo Własności Przemysłowej chyba, że „kontekst ekspozycji znaku towarowego nie pozostawia  wątpliwości, ze chodzi o imię określonej osoby”.

Tak było w przypadku rejestracji znaku towarowego „Marlene” na rzecz spółki Lighthouse GmbH w rok po śmierci Marleny Dietrich w Niemczech.

Jak może dojść do naruszenia prawa osobistego czyli pseudonimu ?

Pseudonim, jako „przybrane nazwisko, imię, wybrany znak graficzny itd. Używany w druku i w innych wystąpieniach publicznych zamiast nazwiska właściwego” według Popularnej encyklopedii powszechnej, Kraków, 1996 podobnie jak i imię i nazwisko, stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c., które może być znakiem towarowym.

Urząd Patentowy decyzją z dnia 22.06.2011 r. odmówił na podstawie art. 131 ust.1 pkt 1 pwp udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy „DODA ENERGY DRINK”.

W uzasadnieniu wskazał, że zarejestrowanie przedmiotowego znaku narusza prawa osobiste i majątkowe polskiej piosenkarki Doroty Rabczewskiej, która posługuje się w działalności artystycznej pseudonimem DODA.

Jak może dojść do naruszenia prawa osobistego czyli wizerunku ?

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która normuje problematykę rozpowszechniania wizerunku, nie zawiera definicji legalnej wizerunku. Podobnie, kodeks cywilny, który w art. 23 wymienia prawo do wizerunku, jako przykład dobra osobistego, nie definiuje tego pojęcia.

Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza wizerunek kojarzony jest najczęściej z „wyglądem człowieka, z zespołem cech zewnętrznych charakterystycznych dla danej jednostki, a zwłaszcza z tym, co dla tego wyglądu jest najbardziej wyróżniające ‐ czyli z twarzą” J. Barta, R. Markiewicz „Wokół prawa do wizerunku”, ZNUJ PWiOWI 2002.

Wizerunek, podobnie jak imię, czy nazwisko może stanowić znak towarowy. Tym samym, może naruszać cudze prawa osobiste i majątkowe.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 06 listopada 2002 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zgłoszony za numerem Z.197492 ZAGŁOBA z grafiką, przeznaczony do oznaczania „napojów alkoholowych” w klasie 33 ponieważ znak ten naruszał prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.

Grafika znaku przedstawia bowiem wizerunek aktora Pana Mieczysława Pawlikowskiego, odtwórcę roli Pana Zagłoby w filmie „Potop” w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Z kolei decyzją z dnia 26 marca 2012 r. Urząd Patentowy RP stwierdził, ze zgłoszony znak towarowy za numerem Z.362390 WÓDKA NA MYSZACH PĘDZONA z grafiką (patrz poniżej) przeznaczony do oznaczania m.in. napojów alkoholowych czy usług restauracyjnych nie może być zarejestrowany ponieważ znak ten narusza prawa osobiste i majątkowe Pana Stanisława Tyma.

Element graficzny w znaku jest odwzorowaniem zdjęcia Pana Stanisława Tyma wykonanego na podstawie kadru z polskiego filmu fabularnego z 1981 r. ”Miś” w reżyserii Stanisława Barei.

Jak wiec widać nie jest łatwo wykreować znak towarowy zawierający nazwisko czy wizerunek bo można narazić się na zarzut naruszenia praw osobistych osób trzecich.

Warto więc skonsultować się z profesjonalistą z zakresu prawa własności przemysłowej aby uzyskać ocenę realnych szans na uzyskanie rejestracji dla wymyślonego przez nas znaku zawierającego nazwisko czy postać mogącą być wizerunkiem do czego niezmiennie zachęcamy.