Monopol na nazwę kraju. Czy nazwa kraju może być znakiem towarowym? Supermarket Islandia NIE, ale wódka Finlandia TAK?

Chronione nazwy „Islandia” w EU

W ostatnim kwartale 2022 r. Wielka Izba Odwoławcza Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zastanawiała się nad unieważnieniem dwóch znaków towarowych stanowiących nazwę kraju – Islandii, słownego znaku ICELAND (unijny znak towarowy nr 002673374) oraz słowno-graficznego znaku  (unijny znak towarowy nr 011565736).

Właścicielem tych znaków jest brytyjska firma Iceland Foods Limited prowadząca sieć supermarketów, właśnie pod nazwą ICELAND. Co ciekawe, supermarkety te są dość popularne na Wyspach Brytyjskich, a pierwszy z nich został otwarty już w 1970 roku. W 2002 r. Iceland Foods Limited zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej (wtedy jeszcze był to Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego) znak słowny ICELAND, a w 2013 r. słowno-graficzny znak, który widać powyżej.

Przeciwko zarejestrowanemu znakowi słownemu wystąpiły trzy podmioty z Reykjavika – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Islandii, organizacja publiczno-prywatna Íslandsstofa (Promote Iceland) oraz SA – Business Islandia. O unieważnienie znaku słowno-graficznego wnioskowała spółka Icelandic Trademark Holding ehf, reprezentowana przez tą samą kancelarię.

Wnioski o unieważnienie zostały oparte na trzech podstawach: braku jakiegokolwiek charakteru odróżniającego (artykuł 7(1)(b) rozporządzenia 2017/1001), opierania się wyłącznie na oznaczeniach lub wskazówkach mogących służyć w obrocie do oznaczania pochodzenia geograficznego towarów i usług (artykuł 7(1)(c)), oraz możliwości wprowadzenia w błąd opinii publicznej co do pochodzenia geograficznego towarów i usług (artykuł 7(1)(g)).

Islandia bez monopolu na Islandię?

Zarejestrowanie na terenie Unii Europejskiej nazwy „ICELAND” przyznaje właścicielowi prawo wyłączne do używania nazwy dla wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług (m.in. mięso, nabiał, kawa, herbata, przekąski, usługi handlu detalicznego). Oznacza to zatem, że jedynie właściciel supermarketów Iceland Foods Limited mógł do tej pory legalnie używać nazwy „ICELAND” na produktach. Teoretycznie więc, producenci z Islandii zostali pozbawieni takiej możliwości. Tłumaczy to, dlaczego postępowanie o unieważnienie zainicjowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Z jakiego powodu wybrano nazwę „Islandia” skoro supermarkety pochodzą z Wielkiej Brytanii? Producent wyjaśnia, że jego firma początkowo zajmowała się sprzedażą mrożonek,
a nazwa powstała jako gra słów, z połączenia dwóch wyrazów – „ice” (lód, zamrożony) oraz „land” (pole, kraina). Nazwa ta miała kojarzyć się konsumentom właśnie z mrożonymi produktami.

Znaki do unieważnienia?

Właściciel znaków Iceland Foods Limited podkreślał w postępowaniu, że na skutek pięćdziesięcioletniej działalności, „ICELAND” stało się rozpoznawalną marką dla supermarketów, sprzedając w tym czasie różnorodne produkty w Unii Europejskiej, a zatem, zdaniem właściciela, znak nabył zdolność odróżniającą na skutek używania. Do akt sprawy przedkładano nawet wydruki z Google, które pokazywały, że po wpisaniu w wyszukiwarkę „Iceland”, konsumentów interesowały wyniki związane z siecią supermarketów, a nie z krajem jakim jest Islandia.

Odchodząc na chwilę od argumentacji przedstawianej w postępowaniach, wydawać by się mogło, że przecież nazwa „Islandia” umieszczona na produktach spożywczych będzie sugerować konsumentom, że produkty te pochodzą z Islandii. Analogicznie, gdy na serze zobaczymy nazwę „Italia” będziemy pewni, że ów ser przyjechał do nas ze słonecznych Włoch. Zatem należy się zgodzić, iż konsumenci wspólnego rynku UE mogą zostać wprowadzeni
w błąd co do pochodzenia produktu oznaczonego nazwą kraju.

W pierwszej decyzji Wydziału Unieważnień EUIPO, powoływano się na podobną argumentację. W interesie publicznym leży, aby oznaczenia, które mogą służyć do oznaczenia pochodzenia geograficznego towarów lub usług, pozostały dostępne, chociażby dlatego, że mogą być wskazówką co do jakości i innych cech danych kategorii towarów, a także mogą w różny sposób wpływać na preferencje konsumentów poprzez np. kojarzenie towarów lub usług z miejscem, które może wywołać korzystną reakcję (wyroki z 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33). Oraz rejestracja nazw geograficznych jako znaków towarowych nie jest możliwa, gdy taka nazwa geograficzna jest albo już sławna, albo jest znana dla danej kategorii towarów i dlatego jest kojarzona z tymi towarami lub usługami w świadomości odpowiedniej klasy osób, lub też można racjonalnie przypuszczać, że termin ten może, w opinii odpowiedniego kręgu odbiorców, oznaczać pochodzenie geograficzne danej kategorii towarów i/lub usług („Monaco”, § 51, cyt. supr, para. 9, tiret 1; „Cloppenburg”, § 38, cytowany powyżej, para. 9, tiret 1,).

Wydział Unieważnień podkreślał także, że konsumenci będą postrzegać produkty z nazwą kraju, jako z niego pochodzące, a część towarów i usług podlegających unieważnieniu nie posiada żadnych szczególnych cech które prowadziłyby do tego, że właściwi konsumenci nie kojarzyliby oznaczenia „Islandia” z pochodzeniem towarów. Dlatego w pierwszej instancji znaki unieważniono.

Kraina lodu nie topnieje

Strony sporu spotkały się ponownie na skutek wniesienia odwołania przez Iceland Foods Limited. Po przedstawieniu uwag wnioskujących o unieważnienie, Pierwsza Izba Odwoławcza, przekazała sprawę do rozpoznania Wielkiej Izbie, uznając, że postępowanie odwoławcze
w sprawie słownego znaku oraz równoległe postępowanie odwoławcze dotyczące graficznego znaku, podnoszą nader istotne kwestie prawne dotyczące nazwy geograficznej.

Głosy społeczne

Co ciekawe, po opublikowaniu informacji, że sprawy zostaną rozpoznane przed Wielką Izbą, kilka organizacji przedstawiło swoje uwagi na piśmie. Wypowiadało się między innymi Międzynarodowe Stowarzyszenie Znaków Towarowych (INTA)[1], organizacja Rybołówstwa Islandii (Fisheries Iceland) oraz Szwajcarskie Stowarzyszenie Przeciwko Nadużywaniu Szwajcarskich Oznaczeń Pochodzenia (Swiss Association Against the Misuse of Swiss Indications of Source).

Fisheries Iceland stanowczo twierdziło, że „Iceland” nie może pełnić funkcji znaku towarowego, a Międzynarodowe Stowarzyszenie Znaków Towarowych (INTA) zauważyło, że fundamentalne zasady międzynarodowego prawa publicznego nie uznają wyłącznego prawa państw do nazw geograficznych, w tym nazw państw. Przedstawiciele INTA wskazali również, że nazwy państw podlegają rejestracji (na mocy Konwencji Paryskiej i TRIPS), jeśli mają charakter odróżniający. Przy czym artykuł 6ter Konwencji Paryskiej zapewnia szczególną ochronę oficjalnym godłom
i symbolom państwowym oraz nazwom organizacji międzynarodowych, ale nie nazwom państw.

Decyzja Wielkiej Izby

Wielka Izba przypominała, że Islandia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z czym jest zintegrowana z jednolitym rynkiem europejskim i ma silne więzi z Unią Europejską.

W następstwie tych rozważań Izba zauważyła, że jeśli nazwa kraju może czasami funkcjonować jako znak towarowy (i rzeczywiście istnieje wiele przykładów różnych przykłady różnych nazw krajów zarejestrowanych jako znaki towarowe), do sprawy tej należy podchodzić z ostrożnością.

Po obszernej wymianie pism oraz przeprowadzonej rozprawie, Wielka Izba podsumowała, że dla wszystkich towarów i usług oznaczenia „ICELAND” będą postrzegane jako nazwa kraju,
a zatem nie mogą pełnić swej funkcji jako oznaczenie pochodzenia od konkretnego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, zdaniem Wielkiej Izby oznaczenie „ICELAND” będzie jedynie wskazaniem, że towary i usługi pochodzą z Islandii lub mają z nią szczególny związek.

W mojej opinii Wielka Izba słusznie zauważyła, że monopolizacja nazwy kraju nie może prowadzić do niesprawiedliwej sytuacji, w której przedsiębiorcy mający rzeczywisty i faktyczny związek z określonym położeniem geograficznym są zmuszeni do ciągłego „oglądania się przez ramię”, gdy odwołują się do rzeczywistego pochodzenia geograficznego towarów i usług lub, w zależności od przypadku, gdy używają go jako części swojego znaku towarowego. Zatem
w rzeczywistości, islandzcy przedsiębiorcy nie powinni do tej pory używać nazwy swojego kraju na produkcie wprowadzanym do Unii Europejskiej.

Wielka Izba w swojej decyzji wskazała także, że właściciel znaków nie przedstawił dowodów na fakt uzyskania charakteru odróżniającego w Szwecji, Danii, Niderlandach i Finlandii, ani też nie wykazał w sposób przekonujący, że wysoki poziom rozpoznawalności jego znaków towarowych wśród właściwego kręgu odbiorców w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii mógłby ekstrapolować na pozostałe właściwe terytoria. Reasumując, zdaniem Wielkiej Izby należało oddalić oba odwołania i unieważnić znaki „ICELAND”.

A jak jest z Finlandią?

Mamy przecież na rynku wódkę nazwaną Finlandia. FINLANDIA® jest chronionym unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym pod numerem 004373783. Czy kupując ten trunek myślimy, że pochodzi on z Finlandii?

Nawet jeśli nie jesteśmy tego pewni, to nie można zarzucić producentowi możliwości wprowadzania konsumentów w błąd, gdyż wódka rzeczywiście jest wytwarzana w Finlandii – wódka powstaje ze złocistego, fińskiego jęczmienia oraz wody czerpanej z polodowcowego źródła[2]. Ponadto, wydaje się, że marka FILNANDIA ma już na tyle ugruntowaną pozycję rynkową, że byłaby wstanie wykazać wtórną zdolność odróżniającą w przeciwieństwie do „ICELAND”.

Nina Jankowska

Rzecznik patentowy

Kancelaria Patentowa PATPOL

Opracowano na podstawie: Decyzji Wielkiej Izby z dnia 15.12.2022 r. w spr. R 1238/2019-G, oraz w spr. R 1613/2019-G.

[1] Którego m.in. nasza Kancelaria jest członkiem

[2] https://www.finlandia.com/pl/ dostęp 03.04.2023 r.