Patent europejski o jednolitym skutku – hit czy kit?

O patencie europejskim o jednolitym skutku (dla uproszczenia będę go dalej w tym artykule nazywać patentem jednolitym) mówi się od bardzo dawna, bo pierwsze dyskusje i prace dotyczące tego rozwiązania rozpoczęły się kilkadziesiąt lat temu, jednak ze względu na skomplikowany proces legislacyjny oraz uczestnictwo w nim wielu państw trudno było dojść do porozumienia. Sprawa „nabrała tempa” w ostatnich kilkunastu latach i wreszcie, po długich trudach, system patentu jednolitego został uruchomiony w dniu 1 czerwca 2023 r. Co ciekawe, prawie do ostatniej chwili nie był znany ostateczny kształt niektórych przepisów i pewne aspekty dotychczas pozostawały niejasne.

Minęło już nieco czasu od wejścia w życie systemu i pewne sprawy wreszcie się wyklarowały, jednak nadal pozostaje sporo znaków zapytania. Jednym z nich jest to, czy patent jednolity faktycznie ma sens, zwłaszcza z punktu widzenia polskich przedsiębiorców. Czy jest ułatwieniem czy utrudnieniem? Czy umożliwia zredukowanie kosztów czy wręcz przeciwnie…? W tym artykule postaram się ująć pozytywy i negatywy tego rozwiązania oraz nakreślić pewne aspekty proceduralne.

Patent o jednolitym skutku i Sąd do spraw patentu o jednolitym skutku (UPC)

Wydaje się, że jednym z problemów dotyczących systemu patentu jednolitego jest rozróżnienie pomiędzy samym patentem jednolitym a sądem do spraw patentu o jednolitym skutku (Jednolity Sąd Patentowy – ang. Unified Patent Court – UPC), i procedurami związanymi z przystąpieniem lub wystąpieniem z systemu w zakresie obu tych instytucji. W napotykanych przeze mnie artykułach dotychczas były one omawiane wspólnie i mowa była o procedurze przystąpienia (opt-in) oraz procedurze wystąpienia (opt-out) bez szczegółowego wyjaśnienia, którego aspektu te procedury dotyczą. Jest to – moim zdaniem – kwestia dość istotna, gdyż są to aspekty zdecydowanie oddzielne, a w szczególności procedury i wątki finansowe z nimi związane są oddzielne, natomiast są one ze sobą ściśle powiązane. Zasadniczo patent jednolity i UPC nie istnieją jeden bez drugiego, aczkolwiek są od tego pewne wyjątki, o czym za chwilę.

Patent o jednolitym skutku

Patent jednolity zastępuje (na wniosek uprawnionego z patentu) procedurę walidacji patentu europejskiego w kilkunastu krajach – tych, które przystąpiły do systemu patentu jednolitego (Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia, Szwecja). O patencie europejskim i procedurze walidacji pisał na naszym blogu niedawno Maciej Fajkowski – w tym zakresie odsyłam do jego artykułu tutaj.

O patent jednolity można wystąpić dla każdego patentu europejskiego, dla którego publikacja informacji o udzieleniu patentu miała miejsce 1 czerwca 2023 r. lub później. Termin na złożenie takiego wniosku to 1 miesiąc od daty publikacji. Dla patentów, w których taka publikacja miała miejsce wcześniej nie ma możliwości wystąpienia o patent jednolity.

Sumaryczny koszt walidacji we wszystkich wyżej wymienionych krajach, dla przykładowego patentu europejskiego, którego tekst ma około 20 stron (w tym około 15 stron tekstu i 5 stron rysunków), szacowany jest na około 60-65 tysięcy złotych brutto. Koszt ten zawiera honorarium rzecznika polskiego, honoraria rzeczników zagranicznych, koszty tłumaczeń oraz opłaty urzędowe. Dla porównania koszt wystąpienia o patent jednolity to około 4 tysiące złotych brutto (zawiera koszt tłumaczenia na jeden dodatkowy język poza językami urzędowymi Europejskiego Urzędu Patentowego oraz honorarium rzecznika).

Co więcej, przy patencie jednolitym wielokrotnie zmniejszają nam się również opłaty za utrzymywanie patentu w mocy (opłaty płatne co roku, aż do upływu maksymalnego okresu ochrony, który trwa 20 lat od daty zgłoszenia). Przy patencie jednolitym co roku wnosimy tylko jedną opłatę, natomiast jeśli chcielibyśmy utrzymywać na tym samym terytorium wiązkę patentów krajowych wynikających z walidacji, to trzeba być naprawdę bogatym przedsiębiorstwem o szerokim terytorialnie zakresie działalności.

Wybór wydaje się dość oczywisty, na pierwszy rzut oka. Zwłaszcza, że spośród wymienionych państw niejednokrotnie pojedyncza walidacja kosztuje tyle co wniosek o patent jednolity, a niektóre nawet dwa razy tyle. No i te coroczne, niebagatelne, opłaty za ochronę…

Ale… jest też „ale”. To „ale” nazywa się UPC.

Sąd do spraw patentu jednolitego (UPC)

UPC jest sądem, który ma rozpatrywać sprawy o naruszenie patentu w krajach, które przystąpiły do porozumienia o patencie jednolitym, czyli w krajach wymienionych wyżej. Sąd ten ma również rozpatrywać wnioski o unieważnienie takich patentów, tj. zarówno uprawniony z patentu ma prawo do tego sądu złożyć pozew o naruszenie, jak i osoba trzecia – zainteresowana unieważnieniem patentu – może zawnioskować o unieważnienie patentu jednolitego (na terytorium jego obowiązywania).

W przypadku patentów, dla których nie wystąpiono o patent jednolity (również dla patentów, dla których nie można wystąpić o patent jednolity), w okresie przejściowym uprawniony z patentu ma wolny wybór czy wystąpić o naruszenie patentu do UPC czy do sądów krajowych w poszczególnych krajach – tam gdzie wystąpiło naruszenie. Dla tych samych patentów osoby trzecie mają również wybór, czy wnioskować o unieważnienie patentu w UPC (w takiej sytuacji unieważniana jest za jednym zamachem cała wiązka patentów w tych krajach) czy unieważniać patent w poszczególnych krajach, w każdym przed sądem lub urzędem krajowym. Należy pamiętać jednakże, że cały czas mowa jest o państwach sygnatariuszach porozumienia o patencie o jednolitym skutku. W pozostałych krajach odbywa się to tak samo jak dotychczas – tj. jedynie na szczeblu krajowym.

W przypadku patentów, dla których wystąpiono o patent jednolity obowiązuje jedynie jurysdykcja UPC – nie można rozpatrywać powyższych spraw na szczeblu krajowym.

W tym miejscu dochodzimy do tematu „opt-in” i „opt-out”, bo te terminy dotyczą tylko jurysdykcji UPC, nie dotyczą patentu jednolitego jako takiego.

Wystąpienie o patent jednolity dla patentu opublikowanego po 1 czerwca 2023 r. jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o objęcie go jurysdykcją UPC. Złożenie w takiej sytuacji wniosku o wyjście z tej jurysdykcji („opt-out”) jest niemożliwe.

Natomiast dla tradycyjnie walidowanych patentów, można składać wnioski „opt-out” i ewentualnie „opt-in” – zależnie od sytuacji i strategii uprawnionego. Póki co, wyznaczono siedmioletni okres przejściowy, w trakcie którego można składać takie wnioski. Planuje się, że po upływie tego okresu wszystkie patenty europejskie przejdą pod jurysdykcję UPC. W tym okresie jedynie wszczęcie jakiejkolwiek procedury naruszeniowej lub unieważnieniowej (w UPC lub na szczeblu krajowym) blokuje możliwość składania takich wniosków.

Postępowania przed UPC mają być szybkie (1 rok), dodatkową ich zaletą będzie to, że wszystko będzie się odbywało w jednym miejscu, za pośrednictwem jednego pełnomocnika, co jest dużą zaletą z punktu widzenia ergonomii postępowania.

Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przed UPC są porównywalne np. z kosztami podobnego postępowania w samych Niemczech, a zatem sumaryczny koszt, czy to postępowania naruszeniowego czy unieważnieniowego przed UPC, będzie wielokrotnie niższy niż gdybyśmy chcieli przeprowadzać takie postępowania w trybie krajowym w kilku krajach.

Niebezpieczeństwa związane z nowym trybem postępowania

Jak wspomniałam, okres przejściowy – tj. okres kiedy patent może podlegać jurysdykcji UPC lub jej nie podlegać – ma trwać 7 lat. Może on ewentualnie zostać przedłużony na kolejne 7 lat ale należy zakładać, że tak się nie stanie, gdyż ważne jest to aby procedura stała się jak najszybciej jednolita dla wszystkich patentów celem wyeliminowania „bałaganu” związanego z okresem przejściowym. Po okresie przejściowym wszystkie patenty europejskie będą podlegały jedynie jurysdykcji UPC na terytorium objętym porozumieniem o patencie jednolitym. Należy zauważyć, że przez ten czas to terytorium może się zwiększyć, gdyż najprawdopodobniej przystąpi do niego więcej państw.

W ciągu tych 7 lat będziemy mieć trzy grupy patentów europejskich ważnych na terytorium objętym porozumieniem o patencie jednolitym:

Grupa 1 – patenty jednolite (z obowiązkową jurysdykcją UPC, bez możliwości wyjścia z systemu),

Grupa 2 – tradycyjne patenty europejskie (walidowane krajowo), dla których nie złożono wniosków opt-out (jurysdykcja UPC i krajowa).

Grupa 3 – tradycyjne patenty europejskie (walidowane krajowo), dla których złożono wnioski opt-out (obowiązkowa jurysdykcja krajowa).

W Grupie 1 i Grupie 3 sytuacja jest klarowna – na świadome wejście do systemu lub wyjście z niego najprawdopodobniej decyduje się ta część przedsiębiorców, która jest dobrze zorientowana co do zakresu działalności i możliwości konkurencyjnych przedsiębiorstw – wie, czy może spodziewać się naruszeń i na jaką skalę oraz podejmuje świadome decyzje odnośnie kwestii unieważnienia patentu a także kosztów związanych z postępowaniem.

W Grupie 2 sytuacja będzie najbardziej dynamiczna i najdziwniejsza – gdyż tej grupy dotyczą oba rodzaje postępowań (przed UPC lub w trybie krajowym). Tu będziemy obserwować tendencje – czy chętniej wszczynane są postępowania przed UPC czy w trybie krajowym. Grupa ta to najprawdopodobniej niewielkie przedsiębiorstwa, których zakres działalności nie jest na tyle duży aby realnie istniało ryzyko naruszania patentów, więc decydują się nie podejmować żadnych aktywnych kroków związanych z wyjściem lub wejściem do systemu. Jednak to właśnie ta grupa jest też „grupą ryzyka” – gdyż to właśnie oni mogą zostać zaskoczeni tym, że ktoś próbuje unieważnić ich patent na całym terytorium UPC tylko dlatego, że ten patent „przeszkadza” w działalności większego konkurenta. Może się okazać, że takich przedsiębiorców nie będzie stać na poniesienie kosztów postępowania przed UPC i stracą patent jedynie z tego powodu.

Przedsiębiorcy posiadający patent europejski lub zgłoszenie europejskie powinni zatem rozważyć poniższe:

– jakie jest prawdopodobieństwo, że patent zostanie naruszony lub że osoba trzecia będzie chciała patent unieważnić?

– w ilu i jakich krajach (spośród państw objętych porozumieniem) może nastąpić naruszenie?

– jak ważne będzie uzyskanie szybkiej decyzji o natychmiastowej wykonalności jednocześnie dla kilku jurysdykcji?

– jak mocne mogą być potencjalne argumenty dotyczące naruszenia lub unieważnienia, porównując jurysdykcję krajową i UPC?

– jak ważne są dla uprawnionego niskie koszty postępowania?

– jak ważne jest dla uprawnionego skoordynowanie postępowania w jednym miejscu (u jednego pełnomocnika, w jednym sądzie)?

– czy jest prawdopodobne, że lokalne procedury/przepisy będą miały wpływ na postępowanie (np. rodzaj i sposób zbierania i dostarczania dowodów w sprawie o naruszenie)?

Nie jest zaskoczeniem, że nowy system ma wady i zalety. Dlatego też, w sprawie każdego patentu lub zgłoszenia europejskiego uprawnieni muszą rozważyć i przekalkulować wszystkie “za i przeciw” tego systemu.

Ryzykiem nowego systemu jest to, ze umożliwia unieważnienie patentu europejskiego jednocześnie na całym terytorium objętym patentem jednolitym przez nowy i – póki co – nieprzetestowany sąd.

Może to być jeden z powodów, dla których na wyjście z systemu dotychczas zdecydowało się więcej uprawnionych, niż zakładano (wniosek „opt-out” w okresie „sunrise”, tj. na trzy miesiące przed startem systemu, złożono dla niemal 500 000 patentów i zgłoszeń europejskich, zaś spodziewano się około 50 000 wniosków w tym czasie). Zważywszy na fakt, iż można złożyć wniosek „opt-in” w późniejszym okresie (o ile nie zostanie w międzyczasie wszczęte żadne postępowanie), być może jest to rozsądna decyzja. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że taka decyzja również jest obarczona pewnym ryzykiem – konkurencja może z rozmysłem wszcząć postępowanie w trybie krajowym, aby zablokować tę możliwość.

Co więcej, im mniej patentów będzie podlegało jurysdykcji UPC, tym mniej okazji UPC będzie miało do rozwinięcia bogatego orzecznictwa.

Aby można było ocenić czy nowy system spełnia założenia i czy się sprawdza, oraz jaka jest skala jego wykorzystania, trzeba poczekać co najmniej rok – dopiero wtedy zapadną pierwsze decyzje UPC – a może nawet dwa lata – gdyż to pozwoli na ocenę zasadności tych decyzji i jakości nowego sądu.