„TO BE OR NOT TO BE” w znakach towarowych, czyli o czym należy pamiętać używając znak towarowy

Decydując się na rejestrację znaku towarowego, należy pamiętać o obowiązku jego używania. Jednak, aby używanie mogło zostać uznane za rzeczywiste, jego znamiona muszą spełniać określone kryteria. Stało się to przedmiotem decyzji  Piątej Izby Odwoławczej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie R 578/2021-5 dotyczącej odwołania w postępowaniu w sprawie wygaszenia znaku towarowego UE nr 1264183.

Znak towarowy EUTM 1264183 został zgłoszony do ochrony w dniu 2 sierpnia 1999 r. dla następujących towarów i usług:

klasa 18: skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; zwierzęce skóry; torebki, kufry i torby podróżne; parasole, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze, uprząż i wyroby rymarskie;

klasa 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy;

klasa 39: transport, pakowanie, dystrybucja i przechowywanie skóry i imitacji skóry, wyrobów z tych materiałów, skór i skór zwierzęcych, toreb, kufrów, toreb podróżnych, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, biczów, uprzęży i wyrobów rymarskich, odzieży, obuwia i nakryć głowy.

Znak został zarejestrowany 1 sierpnia 2000 r.

W dniu 4 listopada 2019 r. do Urzędu złożono wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku dla wszystkich powyższych towarów i usług. Wniosek został uwzględniony w całości.

Biorąc pod uwagę datę rejestracji i datę złożenia wniosku, właściciel znaku musiał udowodnić jego rzeczywiste używanie od 4 listopada 2014 r. do 3 listopada 2019 r. włącznie.

W sprawie złożono m.in. następujące dowody:

– kopie powiadomień dotyczących wpisu cesji zakwestionowanego znaku;

– kopie rocznych sprawozdań finansowych za rok 2015;

– wydruki internetowe z 29 sierpnia 2019 r., 3 września 2019 r. i 10 września 2019 r.;

– artykuły dotyczące obuwia damskiego z  18 kwietnia 2019 r., 29 sierpnia 2019 r., 10 września 2019 r.;

– niedatowane zdjęcie witryny sklepowej;

– faktura z dnia 30 sierpnia 2019 r. na łączną kwotę 128,26 EUR;

– wybór niedatowanych fotografii przedstawiających m.in artykuły obuwia damskiego i/lub ich opakowania;

– wybór faktur datowanych na lata 2014-2017;

– dokumenty sprzedażowe adresowane do klientów zlokalizowanych w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii  i Australii.

Do niektórych faktur dołączano listy przewozowe potwierdzające dostawę, wybór fotografii, ulotek, katalogów lub broszur.

Przy ocenie rzeczywistego używania EUIPO skoncentrowało się na zakresie i charakterze używania (używanie oznaczenia jako znak towarowy i używanie w odniesieniu do zarejestrowanych towarów i usług). Urząd stwierdził, że dowody przedstawione przez właściciela znaku są niewystarczające.

Podniesione zostało, że wśród złożonych dowodów brakuje tych dotyczących zakresu i/lub charakteru używania, które wskazywałyby na to, że zakwestionowany znak był aktywie używany w znaczeniu handlowym w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych towarów i usług w klasie 18 i 39 oraz w odniesieniu do „odzieży” i „nakryć głowy” w klasie 25.

W ocenie Urzędu ze złożonych faktur wynikało, że ​​jeden z byłych właścicieli znaku sprzedawał artykuły obuwnicze klientom zlokalizowanym głównie w Hiszpanii, ale także, choć w mniejszym stopniu, we Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Australii. Dokumenty te zostały jednak uznane za wadliwe, ponieważ nie pozwalają na ustalenie czy towary, których dotyczą zostały faktycznie wprowadzone do obrotu.

Sam fakt, że znak pojawiał się na dokumentach, nie może sam w sobie i w przypadku braku dalszych dowodów stanowić wystarczającego potwierdzenia używania oznaczenia jako znaku towarowego. Znak używany w tej formie mógłby być również używany jako nazwa firmy lub sklepu.

Z przedstawionych faktur tylko trzy z modeli obuwia pojawiły się w pozostałych dowodach. Była to jedna faktura z września 2014 opiewająca na kwotę 84,50 EUR za parę (łącznie 507 EUR), jedna faktura z października 2014 opiewająca na kwotę 53,50 EUR za parę (łącznie 1 284 EUR) i jedna faktura z października 2014 r. opiewająca na 53,50 EUR za parę (łącznie 1 284 EUR). Łącznie było to 35 par za łączną kwotę 2 146 EUR, sprzedanych w ciągu okresu ponad jednego roku oraz jedna para za 40 EUR w maju 2017 r. Urząd uznał, że powyższe ilości i kwoty są zbyt małe, aby udowodnić rzeczywiste używanie zakwestionowanego znaku w odniesieniu do wskazanych towarów. Ponadto ich cena sprzedaży netto waha się od 40 do 84 euro za parę, a kwoty takie nie są wygórowane na rynku właściwym dla kobiet (obuwie damskie).

W związku z powyższym EUIPO stwierdził, że niezależnie od ceny (która nie jest dla takich towarów wygórowana), 36 par obuwia damskiego nie stanowi dowodu intensywnego, długotrwałego, regularnego lub częstego używania znaku. Niska ilość sprzedanego towaru nie jest zatem rekompensowana długością, regularności lub częstotliwości używania, ani cenami towarów, a co za tym idzie, takie użycie może zostać uznane jako symboliczne, a nie rzeczywiste używanie. Z kolei pozostałe dowody, takie jak zdjęcia butów, wyciągi z Facebooka, wydruki internetowe, zrzuty ekranów nie mogą zrekompensować powyższego.

Urząd zauważył, że sama obecność znaku towarowego na stronie internetowej nie jest wystarczająca do udowodnienia rzeczywistego używania, chyba że strona internetowa pokazuje również miejsce, czas i zakres wykorzystania lub o ile informacje te nie stanowią inaczej.

Czynniki czasu, miejsca, zakresu i charakteru użytkowania kumulują się, co oznacza że dowody muszą zawierać wystarczające wskazanie wszystkich tych czynników. Niespełnienie jednego z warunków jest wystarczające do braku uznania rzeczywistego używania.

W dniu 29 marca 2021 r. właściciel znaku wniósł odwołanie od decyzji w odniesieniu do towarów z klasy 25. W uzasadnieniu podniesiono, że w ramach oceny dowodów rzeczywistego używania znaku nie chodzi o analizowanie każdego materiału dowodowego z osobna, ale wspólnie, aby określić jego najbardziej prawdopodobny i spójny sens. Aby wykazać, że niektóre modele nawiązują do butów sprzedawanych i oznaczanych kwestionowanym znakiem, jego właściciel załączył następujące dowody: – wyciągi ze strony sieci Twitter  i Instagram;

– wydruk z bloga, na którym zakwestionowany znak jest promowany.

Uprawniony w celu ustalenia związku między zakwestionowanym znakiem a odpowiednimi towarami wskazał, że  że znak towarowy „TO BE” widnieje na górze każdej wystawionej faktury, na wydrukach internetowych, na Twitterze, Facebooku i Instagramie, a także w katalogach, ulotkach i zdjęciach znaku.

W odpowiedzi na odwołanie Urząd stwierdził, że złożony materiał dowody został rozpatrzony jako całość, a Urząd doszedł do prawidłowego wniosku, że nie wykazał on w sposób wystarczający rzeczywistego używania znaku. Wbrew twierdzeniom właściciela znaku, nadal nie ma wyraźnego związku między fakturami a fotografiami i innymi dowodami. Fotografie i inne dowody nie potwierdzają, że buty wymienione na fakturach są modelami butów sprzedawanych i oznaczanych zakwestionowanym znakiem towarowym.

Urząd uznał dodatkowe dowody złożone przez właściciela znaku za niewystarczające. Dotyczyły one fragmentów jego obecności na portalach społecznościowych Twitter oraz Instagram oraz stanowiły  wydruki z Internetu. Urząd nie wziął ich pod uwagę, ponieważ nie były datowane, a także nie przedstawiały znaku towarowego w postaci w jakiej został zarejestrowany. Ponadto brakowało w nich informacji o liczbie widzów lub obserwujących. Dowody te wykazały pewną „obecność”, ale nie intensywne używanie znaku. Dodatkowo, dodatkowe dowody odnosiły się tylko do terytorium Hiszpanii, która jest dość ograniczonym obszarem, biorąc pod uwagę zakwestionowane towary.

W odpowiedzi na odwołanie Urząd potwierdził, iż sama obecność znaku towarowego na stronie internetowej nie wystarczy, aby udowodnić rzeczywiste używanie, chyba że strona internetowa pokazuje również miejsce, czas i zakres używania lub o ile informacje te nie stanowią inaczej.

Rzeczywiste używanie znaku towarowego ma miejsce, gdy znak jest używany zgodnie z jego podstawową funkcja, którą jest gwarantowanie tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany. Oceniając, czy używanie znaku towarowego jest rzeczywiste, należy wziąć pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności istotne dla ustalenia, czy używanie znaku jest rzeczywiste, w szczególności czy takie używanie jest postrzegane jako zagwarantowane w danym sektorze gospodarki, aby utrzymać lub utworzyć udział w rynku towarów lub usług chronionych znakiem, charakter tych towarów lub usług, charakterystykę rynku oraz skalę i częstotliwość używania znaku.

Przykładami dopuszczalnych dowodów rzeczywistego używania są m.in. opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, zdjęcia, ogłoszenia prasowe i oświadczenia na piśmie, jednak nie oznacza to, że każdy z takich dowodów będzie wskazywał informacje o wszystkich czterech elementach, których dowód rzeczywistego używania musi dotyczyć tj. miejsca, czasu, charakteru i zakresu użytkowania.

Z kolei nagromadzenie dowodów może pozwolić na ustalenie niezbędnych faktów, mimo że każdy z tych dowodów, rozpatrywany indywidualnie, byłby niewystarczający dla dowiedzenia ich prawdziwości.

W przedmiotowej sprawie właściciel zakwestionowanego znaku miał udowodnić jego rzeczywiste używanie w okresie od 4 listopada 2014 r. do 3 listopada 2019 r. Za właściwy krąg odbiorców uznano w odniesieniu do towarów z klasy 25 profesjonalistów i ogół społeczeństwa. Towary to dobra konsumpcyjne codziennego użytku, które zwykle nie są zbyt drogie, w związku z czym uwaga ogółu konsumentów będzie przeciętna.

Zakwestionowane oznaczenie nie pojawiło się w żadnych innych poza fakturami dowodach, a w szczególności brak było solidnych dowodów na to, że został umieszczony na wspomnianych towarach. W tych okolicznościach Urząd uznał, że używanie kwestionowanego znaku na fakturach nie może świadczyć o tym, że był rzeczywiście używany jako znak towarowy.

W niniejszej sprawie zakwestionowany znak pojawił się tylko na fakturach, natomiast jak przyznał właściciel znaku, oznaczenie które pojawiło się na obuwiu i innych złożonych dowodach nie odpowiadało zakwestionowanemu znakowi w formie w jakiej został zarejestrowany. Uprawniony stwierdził, że jedyna zmiana sprowadza się do rodzaju liter, które są bardziej stylizowane oraz dodania niewielkich grafik jako dopełnienia do elementu słownego „BE” (małe serce), a także usunięcia kwadratu, który był elementem znaku zarejestrowanego.

Urząd stwierdził, że ​​przedmiotowy znak, który został zarejestrowany jako:

był używany w połączeniu z obuwiem tylko w następujących formach graficznych:  oraz   .

Zgodnie z przepisem artykułu 18 ust. 1 lit. a) RZTUE używanie znaku w innej formie niż ta zarejestrowana nadal stanowi używanie znaku towarowego, o ile elementy różniące się nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku towarowego.

Celem ww. przepisu jest uniknięcie nakładania ścisłej zgodności między używaną formą znaku towarowego a formą, w jakiej znak był zarejestrowany i umożliwienie jego właścicielowi dokonywania zmian w oznaczeniu, które bez zmiany jego charakteru odróżniającego, pozwalają lepiej dopasować go do działań marketingowych i promocyjnych dotyczących danego towaru lub usługi.

EUIPO zbadał w przedmiotowej sprawie czy różnice między oznaczeniem w jego zarejestrowanej formie a formie w jakiej było ono używane zmieniają charakter odróżniający znaku. Oznaczenie w formie zarejestrowanej charakteryzowało się elementami słownymi „TO” na górze oraz „BE” na dole pisanymi standardowymi wielkimi literami i wstawionymi w kwadrat. Znaki w formie w jakiej były używane miały tylko jedną literę w standardowym kroju pisma –  literę „B”. Element początkowy „TO” był tak mocno wystylizowany i zmieniony, że konsumenci z trudem mogli rozpoznać w nim słowo „TO”. Symbol bardziej przypominał przedstawienie geometryczne linii i kształtów niż litery alfabetu łacińskiego. Co więcej, również struktura znaków w postaci używanej była zupełnie inna niż w przypadku znaku zarejestrowanego. Zakwestionowany znak miał dwa elementy słowne zapisane jeden pod drugim, w strukturze pionowej. Używane znaki miały dwa elementy, które pojawiały się jeden obok drugiego, miały zatem strukturę poziomą. Wystylizowana została również litera „E”, której zwiększające się poprzeczne linie były zauważalne dla właściwego kręgu odbiorców.

Urząd uznał, że mając na uwadze fakt, że w zarejestrowanym znaku dominują jego elementy „TO” i „BE”, natomiast używane oznaczenia charakteryzują się stylizacją, która osłabia (jeśli nie utrudnia) percepcję składających się na litery przedmiotowych oznaczeń, te uderzające różnice wizualne zmieniają charakter odróżniający znaków używanych w porównaniu ze znakiem zarejestrowanym.

Tak istotne różnice wizualne uzasadniają wniosek, że znaki w formie w jakiej były używane zmieniały charakter odróżniający zarejestrowanego znaku i nie mogły w związku z tym być uważane za oznaczenia równoważne.

Zdaniem właściciela znaku, graficzne zmiany użytych oznaczeń były nieistotne i zachowywały elementy słowne „TO BE”. Urząd uznał, że stylizacja pierwszego elementu w takiej postaci, w jakiej został użyty, nie może być uznana za równoważną literom „TO” zawartym w zarejestrowanym znaku. Również ogólny układ użytych oznaczeń różnił się od znaku w formie zarejestrowanej. W związku z tym zmieniony został charakter odróżniający znaku, w konsekwencji czego art. 18 ust. 1 lit. a) RZTUE nie miał zastosowania.

Z uwagi na fakt, że właściciel znaku nie wykazał rzeczywistego używania zakwestionowanego oznaczenia w formie w jakiej zostało ono zarejestrowane lub w dopuszczalnym wariancie zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) RZTUE, znak został wygaszony.