Coraz większa ilość towarów pierwotnie przeznaczonych na rynki nieeuropejskie, a wprowadzonych bez zgody na rynek unijny, powoduje znaczne straty po stronie uprawnionych ze znaków towarowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polski sąd może na wniosek orzec o zniszczeniu tych towarów, mimo że są one w pełni oryginalne.

Zarówno w przepisach polskiej ustawy Prawo Własności Przemysłowej (p.w.p.) jak też w treści Rozporządzeń UE w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (z dniem 1 października 2017 w życie wchodzi nowe Rozporządzenie nr 2017/1001) uregulowana została tzw. instytucja wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy.

Do wyczerpania prawa dochodzi, gdy towary oznaczone danym znakiem zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (terytoria krajów członkowskich UE + Norwegia i Liechtenstein) przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą. Uprawniony nie może w odniesieniu do takich towarów sprzeciwiać się ich dalszemu obrotowi, w szczególności w postaci ich oferowania lub sprzedaży. Uznaje się więc, iż uprawnionemu ze znaku towarowego przysługuje wyłączne prawo decydowania o pierwszym wprowadzeniu towaru oznaczonego jego znakiem do obrotu. Jeżeli jego wolą było, aby dany towar nie został nigdy wprowadzony na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z aktualnym ustawodawstwem, pozostali uczestnicy obrotu są zobowiązani taką decyzję uszanować.

Na rynku europejskim funkcjonuje jednak sporo podmiotów specjalizujących się w sprowadzaniu towarów, które pierwotnie przeznaczone były na rynki azjatyckie, amerykańskie, bliskowschodnie. Rynek EOG, wbrew woli uprawnionych do znaków, zalewany jest towarami, które nie były nań przeznaczone np. perfumami, kosmetykami, artykułami elektronicznymi ale także kartridżami i tonerami do drukarek. Mimo, że towary te są w pełni oryginalne, to wprowadzenie ich do obrotu na rynek EOG bez zgody uprawnionego ze znaku towarowego, stanowi naruszenie jego praw.

Czego można żądać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnionemu przysługują wobec tego rodzaju naruszycieli te same roszczenia, jak pod adresem podmiotów oferujących towary podrabiane. Uprawniony może zatem żądać:

  • zaniechania naruszenia,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz
  • naprawienia wyrządzonej w jego majątku szkody.

Na podstawie art. 286 p.w.p. uprawniony może domagać się również by sąd orzekł o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Przykładowymi środkami, które może orzec sąd są np. wycofanie ich z obrotu lub zniszczenie. Przepis stanowi przy tym iż sąd powinien orzekając uwzględnić wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Co istotne, art. 286 p.w.p. znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do roszczeń wysuwanych na podstawie unijnego znaku towarowego.

O ile dopuszczalność orzeczenia przez sąd o zniszczeniu towarów podrobionych lub naruszających prawa ochronne na znaki towarowe w inny sposób (np. wprowadzające konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru), nie budzi wątpliwości, o tyle pojawia się pytanie czy dopuszczalne jest orzeczenie o zniszczeniu towarów, w odniesieniu do których nie doszło do wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy. Należy bowiem pamiętać, że towary te są towarami oryginalnymi a więc wyprodukowanymi przez uprawnionego ze znaku lub za jego zgodą.

Artykuł 286 p.w.p. stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (tzw. „Dyrektywa Enforcement”). Art. 10 wskazanej Dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia w ustawodawstwie krajowym środków dostępnych dla uprawnionych z praw własności intelektualnej, które mogą przyjmować m. in. postać zniszczenia  towarów: „…co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej”. Ustawodawca unijny, na gruncie art. 10 Dyrektywy Enforcement, nie różnicuje zatem sytuacji, w których dopuszczalne jest zastosowanie środków ochrony praw własności intelektualnej, dopuszczając możliwość orzeczenia przez sąd środka w postaci zniszczenie towarów „…co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej”.

Należy zauważyć, że w myśl przepisów p.w.p., oznaczenie identycznego rodzajowo towaru identycznym znakiem nieoryginalnym, stanowi ten sam przejaw naruszenia w warunkach podwójnej identyczności (art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) jak wprowadzenie do obrotu bez zgody uprawnionego towarów, w stosunku do których prawo do znaku towarowego nie uległo wyczerpaniu (towarów niewątpliwie identycznych rodzajowo i oznaczonych zarazem identycznym znakiem). Fakt, czy naruszenie prawa ochronnego ma miejsce przez wprowadzanie do obrotu towarów podrobionych, czy też poprzez wprowadzenie na rynek EOG towarów bez zgody uprawnionego do znaku towarowego powinien pozostawać więc bez znaczenia dla roszczenia o zniszczenie towarów naruszających prawo do znaku.

Jak orzekają sądy?

W przedmiocie roszczeń o nakazanie zniszczenia towarów wprowadzonych na rynek EOG bez zgody uprawnionego, kilkukrotnie wypowiadał się Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

W wyroku z dnia 16 listopada 2015, sygn. akt XXII GWzt 54/14, Sąd oddalił żądanie strony powodowej o zniszczenie zajętych towarów, zgodnie z art. 286 p.w.p., podnosząc m. in., iż nie byłoby ono możliwe do wykonania albowiem powód nie określił w jaki sposób pozwany lub organ egzekucyjny mogliby ustalić, które z produktów będące własnością pozwanego, nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez powoda lub za jego zgodą?.

Z kolei w wyroku z dnia 31 sierpnia 2015 r. XXII GWzt 13/15, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie strony powodowej o zniszczenie zajętych towarów wprowadzonych do obrotu na rynku EOG bez zgody uprawnionego ze znaku, ograniczając jednakże jego zakres wyłącznie do kartonowych opakowań w których oferowane były perfumy oraz etykiet opakowań szklanych perfum?.

Podobnie Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w jednym z późniejszych, nieprawomocnych jeszcze orzeczeń. Nie ograniczył przy tym zakresu zniszczenia do samych opakowań, lecz zobowiązał pozwanego do zniszczenia zarówno towarów jak i opakowań oznaczonych znakami towarowymi, do których uprawniony był powód.

Wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroki pokazują, że uprawnieni z praw ochronnych na znaki towarowe mogą skutecznie egzekwować swoje prawa, domagając się zniszczenia także towarów, które zostały wprowadzone na rynek EOG bez ich zgody.

Uznając dopuszczalność orzeczenia przez sąd o zniszczeniu towarów wprowadzonych na rynek EOG bez zgody uprawnionego, nie można jednak zapomnieć o przesłankach, które sąd ten winien wziąć jednocześnie pod uwagę. Przepis art. 286, w ślad za art. 10 Dyrektywy Enforcement, nakazuje bowiem, by orzekając, sąd uwzględnił wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W mojej opinii sąd może orzec o zniszczeniu towarów wprowadzonych na rynek EOG bez zgody uprawnionego. Trzeba jednakże pamiętać, by okoliczności danej sprawy były oceniane indywidualnie. Środek określony w art. 286 p.w.p nie może być traktowany jako z zasady możliwy do zastosowania w każdej sprawie. Waga powstałego naruszenia lub interesy osób trzecich mogą bowiem stanowić istotną przeszkodę przed jego orzeczeniem.

 

 

[1] Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 listopada 2015 r., sygn. akt GWzt 54/14, LEX nr 2088450;

[2] Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r., sygn. akt GWzt 13/15, LEX nr 1840794;

Najnowsze komentarze

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *